PROTER UNA MARCA EN CHINA
08 Sep

"EXCAVAR EL POZO ANTES DE TENER SED": ¿CÓMO PROTEGEMOS NUESTRA MARCA EN CHINA?


El mercado global ha tenido en la última década un claro protagonista, el cual, sin duda, ha conseguido reconfigurar el paradigma del liderazgo económico mundial: China. El gigante asiático es hoy uno de los principales focos de atracción de la inversión y su mercado de más de 1.000 millones de potenciales consumidores atrae a un gran número de empresas. Por ello, al abrirse la que puede considerarse la última gran frontera, la globalización les ha abierto una oportunidad de obtener una gran proyección de sus marcas a través de este particular mercado asiático.

Si habitualmente la internacionalización de las marcas pasa por definir una estrategia 360º, y la planificación de la inversión en esta fase debe ser tenida en cuenta, es especialmente importante en el caso de desembarcar comercialmente en un país tan tradicionalmente proteccionista como China. Asegurar los derechos de propiedad intelectual e industrial allí puede llegar a tener una gran complejidad, no sólo para evitar proteger una marca frente a la competencia, sino que, en este caso concreto, el riesgo de copia local hace que deban establecerse medidas previas por parte de las diferentes empresas que deseen llevar a cabo proyectos de exportación. A continuación, compartimos una serie de consejos y pasos prácticos para empresas que consideren China como un mercado estratégico.

Uno de estos pasos primordiales es registrar la marca antes de iniciar cualquier tipo de actividad, dado que en base a la jurisdicción First-To-File (el primero que registra tiene prioridad frente a quien usa primeramente la marca) la cantidad de empresas que se han topado con que su marca ya está registrada en China por parte de socios comerciales es sumamente elevada.

Es altamente recomendable asegurar todos los aspectos previos a la comercialización, mediante la firma de acuerdos de confidencialidad, contratos con los socios comerciales y registros de los derechos inherentes a la empresa, tanto en la Oficina de Propiedad Intelectual local como en Aduanas, a fin de evitar resolver los conflictos mediante acuerdos en los que se deba abonar una cantidad económica.

Para poder acceder a las plataformas de negocio y sitios de comercio electrónico, así como para establecer relaciones laborales con distribuidores y demás socios empresariales, se debe tener registrada la marca. Por ello, se debe tener cuidado con los socios comerciales a través de los que se actúa, pues en muchas ocasiones proceden al registro de la marca como si fueran los legítimos titulares. Aunque en muchos casos se haga con buena fe, esta situación conllevaría una serie de trámites adicionales, que podrían complicarse si la relación empresarial se viera en riesgo en algún momento.

Otro aspecto no menos importante y teniendo en cuenta Internet como una de las vías de comercio más utilizadas, la importancia del registro de los nombres de dominio es un trámite simultáneo al registro marcario para proteger de forma completa los activos, como, por ejemplo, un nombre de dominio adicional que termine en “.cn” el cual suele resultar útil a fines comerciales.

Centrándonos en el ámbito marcario, la regulación sobre la Ley de Marcas contiene ciertas especialidades, dadas por el idioma, sus caracteres y tonos, y por ello, el mercado chino brinda una gran variedad de opciones a la hora de establecer bajo qué logo se desempeñará la actividad comercial. Dado que una marca podrá estar conformada por palabra, frase, símbolo, diseño, combinación de colores, configuración de producto, conjunto de letras o números, o combinación de éstos, con el objetivo de evitar que los consumidores no duden del origen empresarial de dicho producto o servicio, y asegurar que no haya una confusión en el mercado entre los diferentes signos, un sistema de búsqueda previo será determinante para conocer las posibilidades de éxito de un nuevo registro.

En el mercado asiático es recomendable estudiar la posibilidad de realizar traducción de una marca a los caracteres asiáticos, por lo que la estrategia marcaria posee muchos más matices a considerar. Para hacer más reconocible y más atractiva la marca en China, es recomendable no sólo registrar la marca con el alfabeto occidental, sino “transformar” paralelamente la marca en base al alfabeto del país de destino, pudiendo elegir entre una traducción literal, adecuar la marca para que suene igual (traducción fonética) y/o eligiendo una traducción con un significado adecuado al objetivo de la marca, en base a los significados individuales de dichos caracteres. Todo ello permitirá proteger la marca de una forma global y completa.

Por ejemplo, Coca Cola se traduce como «Ke Kou Ke Le», que no solo suena similar al nombre en inglés, sino que también podría traducirse como «felicidad en la boca».

Dado que el periodo de registro será de diez años desde la fecha de solicitud, pudiendo ser renovado éste de forma ilimitada por periodos de igual duración, es altamente recomendable realizar todas las medidas previas y no caer en actuaciones y negociaciones que podrán durar años, como bien han podido comprobar marcas como Jordan, Apple o Peppa Pig, conllevando una inversión de tiempo y dinero. La comparación de realizar una inversión previa en el estudio del mercado y las opciones de registro, es muy beneficioso dado los plazos de protección que se podrán lograr.

Muchas empresas se topan con que sus marcas han sido registradas de forma previa por terceros sin mediar ningún tipo de relación, lo que supone un bloqueo al uso de la marca y al desarrollo de la actividad empresarial. Contra las redes de falsificadores o extorsionadores que protegen marcas ajenas en los diferentes territorios, a fin de beneficiarse mediante la venta de productos o a través de la venta de los registros de marcas a sus legítimos titulares, se han iniciado a tomar medidas adicionales en China, unificando gradualmente la legislación para hacer frente a estos casos de mala fe.

Por ello, se facilita a las empresas la recuperación de marcas registradas por terceros existiendo mala fe, con la opción adicional de iniciar trámites solicitando compensaciones económicas en base al perjuicio sufrido y, a su vez, se añade la capacidad de destruir herramientas y materias primas, pudiéndose actuar también contra la agencia que haya solicitado la marca en representación del titular, haciendo extensible dicha responsabilidad, respondiendo de las sanciones administrativas, advertencias y multas. Sin duda alguna, este cambio legislativo permitirá acelerar la recuperación de derechos necesarios para interactuar en China, dado que, hasta ahora, muchas de las alternativas pasaban por paralizar la actividad varios años hasta poder actuar contra dichos registros.

Como se ha indicado, por tanto, las recomendaciones pasan siempre por iniciar medidas previas, antes de iniciar cualquier tipo de actividad o contacto con terceros en China, intentando incluso definir la estrategia antes de iniciar la protección en cualquier país.

Definir la importancia de dichos trámites previos, la selección de distribuidores y socios comerciales, la firma de acuerdos de confidencialidad durante las negociaciones, así como definir la protección de los activos de propiedad intelectual e industrial (marcas, patentes, dominios…) y las estrategias adicionales como tomar medias contra falsificaciones o inscripción de productos en aduanas, podrá asegurar un eficaz y eficiente desarrollo de negocio.

Toda precaución será beneficiosa, ya que, no sin falta de razón, así lo establece un antiguo proverbio chino: “Excava el pozo antes de tener sed”

Ramón Moreda, Abogado Responsable de Procesos del área de Marca Internacional de PONS IP