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¿Veremos alguna vez un iPhone con forma de piruleta?

La entidad Perfetti Van Melle, S.p.A (en adelante, “PERFETTI”) propietaria de la marca “CHUPA CHUPS”, era titular de un Modelo comunitario que reproducía la forma de los caramelos de palo tradicionales, pero esta vez lo había registrado para un envase-contenedor de dichos caramelos de palo, constando de 4 perspectivas (dos de ellas con el envoltorio típico de esos caramelos y dos de ellas sin el envoltorio, mostrando el envase en sí).

En octubre de 2009, PERFETTI presentó demanda por entender que FIESTA, S.A. (en adelante, “FIESTA”) infringía el citado Modelo comunitario (un diseño industrial tridimensional), al comercializar un envase-contenedor con la misma forma que sus caramelos de palo marca KOJAK que también contenía caramelos en su interior. FIESTA interpuso demanda reconvencional, solicitando que se declarara la nulidad del Modelo comunitario de PERFETTI por no reunir los requisitos para su registro, es decir, por no tener novedad ni carácter singular. Se iniciaba así un procedimiento judicial que ha finalizado con la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 30 de abril de 2014.

En sede de primera instancia, el Juzgado de lo mercantil nº 2 de Alicante dictó sentencia declarando que el Modelo Comunitario era válido y que se había producido una infracción del Modelo comunitario, condenando a la demandada al cese en el uso del envase, al pago de una cuantiosa indemnización económica y al pago de las costas del procedimiento, entre otros pronunciamientos.

FIESTA interpuso recurso de apelación contra dicha sentencia que había acogido la tesis de la actora, según la cual un diseño ya existente aplicado a un producto distinto puede dar lugar a un nuevo diseño que cumple los requisitos de novedad y carácter singular. En el recurso de apelación, FIESTA sostuvo, en esencia, que esta interpretación resultaba errónea, en la medida en que una misma forma, aplicada a otro producto, carece de novedad y también de singularidad.

La Audiencia Provincial de Alicante, dictó sentencia revocando la del Juzgado, al declarar la nulidad parcial del Modelo Comunitario de PERFETTI, en dos de sus perspectivas exteriores (con el envoltorio típico de los caramelos de palo). Respecto a la eventual infracción, la Sala entendió que dado que el interior de los contenedores era distinto, no se producía tal infracción.

 

Variation 3

Variation 4

 

 

 

 

 

 

 

 

La Audiencia Provincial en su resolución considera irrelevante la naturaleza del producto al que se aplica el Modelo Comunitario a efectos de valorar la novedad y singularidad (es decir, en la decisión relativa a la nulidad), pues entiende que lo relevante es que un modelo idéntico ya se hubiera hecho público antes del día de la presentación de la solicitud del Modelo registrado, de manera que la preexistencia de un caramelo de palo con la misma forma que el contenedor registrado, eliminaba el cumplimiento de los requisitos de protección.

Dado que PERFETTI consideraba que debía tenerse en cuenta la especial naturaleza del producto al que se aplicaba el Modelo Comunitario en la valoración de esos requisitos de novedad y carácter singular, decidió interponer recurso de casación y extraordinario por infracción procesal contra la Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante por no haber aplicado ese mismo criterio.

El Tribunal Supremo al resolver el recurso hace una aclaración con respecto a la relevancia de la naturaleza del producto en la valoración del requisito de carácter singular. Dado que según la normativa de aplicación se considera que un dibujo o modelo tiene carácter singular cuando la impresión general que produzca en los usuarios informados difiera de la producida por otro dibujo o modelo que se haya hecho público con anterioridad, y un usuario informado no es un consumidor medio, (aplicable en materia de marcas), sino un usuario que tiene un especial grado de atención por su experiencia o por su amplio conocimiento del sector, la impresión general que se produzca en el usuario informado diferirá teniendo en cuenta la naturaleza del producto al que se aplica y, en particular, el sector industrial al cual pertenezca ese producto.

Por tanto, el más alto Tribunal, considera que al valorar la singularidad, diseños formalmente parecidos causarán una impresión general distinta si se aplican a productos de sectores industriales diferentes, pues los usuarios informados, a efectos de uno y otro producto, serán diferentes. Y, al contrario, diseños que se aplican a productos de un mismo sector, aunque presenten algunas diferencias, pueden producir una misma impresión general pues los usuarios informados de referencia no son los mismos.

En el caso concreto del recurso, dado que los productos a los que se han aplicado los diseños pertenecen al mismo sector industrial (en un caso un caramelo de palo y en el otro un contenedor para caramelos de palo), el usuario informado a tomar en consideración es el mismo y por tanto ambos diseños (el del caramelo de palo tradicional y el del contenedor para caramelos con esa misma forma), siendo idénticos, provocarán en el usuario informado de ese sector la misma impresión general, por lo que el Tribunal Supremo considera que el Modelo registrado por PERFETTI carece de carácter singular y que, por tanto, la Sentencia recurrida acierta al declarar la nulidad parcial del Modelo Comunitario de PERFETTI.

La Sentencia es relevante porque por primera vez una resolución del Tribunal Supremo se pronuncia en un asunto en el que se plantea si la implementación de un diseño ya existente a un producto diferente puede dar lugar a un nuevo diseño que cumpla con los requisitos de protección.

Por Jean Devaureix y Amaya Mallea, abogados sénior de PONS IP

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