CINCO CLAVES PARA REGISTRAR UNA MARCA
20 Nov

CINCO CLAVES PARA REGISTRAR UNA MARCA CORRECTAMENTE Y CINCO ERRORES QUE NO DEBERÍAS COMETER


A la hora de lanzar una nueva marca al mercado, debemos tener en cuenta su situación legal.

En primer lugar, tenemos que recordar que, en España, el derecho de propiedad sobre la marca se adquiere por el registro. Por ello, antes de depositar una solicitud de marca para su registro, deberemos dar una serie de pasos y tener en cuenta las siguientes consideraciones.

El primero de los pasos consistirá en buscar una marca viable. Para ello, no debemos olvidar que la función principal de una marca es identificar el origen empresarial de un producto o servicio, es decir, diferenciarse de los de la competencia. 

Uno de los errores más comunes es el de solicitar el registro de la marca sin analizar primero su viabilidad y encontrarse con terceros que gozan de derechos anteriores y suponen un impedimento al registro. En muchas ocasiones los solicitantes únicamente buscan marcas previas idénticas, olvidándose de las similitudes que en la mayoría de las ocasiones son las que plantean obstáculos en la tramitación.

En segundo lugar, deberemos tener en cuenta que el signo no esté incurso en prohibiciones absolutas tales como carecer de carácter distintivo, ser descriptivo del producto o servicio que se pretenda proteger, que pueda inducir a error al público sobre su naturaleza, origen o calidad (entre otros); ni en prohibiciones relativas, que hacen referencia a la existencia de derechos anteriores por parte de terceros.

Como tercer punto principal para la adecuada solicitud de registro de una marca, necesitaremos valorar cómo se va a usar la marca en el mercado y plantear una estrategia de registro en consecuencia: ¿sólo la denominación? ¿tipografía característica? ¿logotipo? ¿colores?

Hoy en día se pueden registrar muchos tipos de marca distintos, de hecho, la legislación española no se limita a una lista cerrada:

Podrán constituir marcas todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, a condición de que tales signos sean apropiados para:

a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas y

b) ser representados en el Registro de Marcas de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular

(Artículo 4 de la Ley 17/2001 de Marcas)

Así también, deberemos definir los productos y servicios sobre los que se pretende obtener protección. Para ello contamos con una clasificación internacional que divide los productos y servicios en 45 clases: de la 1 a la 34 se encuentran los productos y de la 35 a la 45 los servicios. Solo obtendremos protección sobre aquello que solicitemos, por lo que es importante que se ajuste bien al uso que queramos hacer de la marca, tanto a corto como a medio plazo.

En este punto uno de los errores más habituales es solicitar la protección registral inadecuada para el uso que se va a hacer de la marca.

Esto también incluye el registrar la marca con una imagen distinta a la que se va a usar, aunque este error es menos habitual.

Del mismo modo, deberemos acotar el ámbito territorial en el que se desea obtener la protección ya que las marcas son derechos territoriales. Este cuarto punto es clave dentro de la estrategia de registro ya que hay distintas vías de protección, que serán las que marquen la extensión de la protección de la marca:

  • Vía nacional: solicitar la marca en un país, como, por ejemplo, España o Estados Unidos.
  • Vía regional: como puede ser el registro de Marca de la Unión Europea, que ofrece una protección en bloque en los Estados miembros.
  • Vía internacional: contamos con un Sistema de Marca Internacional (Sistema de Madrid) permite al titular de una marca la posibilidad de protegerla en cualquiera de los países miembros del Sistema de Madrid a través de una solicitud única y la posterior designación de los países que interesen. Esta modalidad proporciona los mismos efectos que si se fuese registrando país a país, con el consiguiente abaratamiento de los costes de tramitación.

Es recomendable contar con asesoramiento por parte de un especialista para trazar una estrategia de internacionalización, ya que la normativa varía según el territorio.

Uno de los errores más frecuentes que se comenten en este punto es que en ocasiones hay marcas que no han tenido en cuenta una visión internacional y que, cuando se han lanzado al extranjero se han topado con que la marca en otras lenguas tiene un significado o connotaciones negativas, por lo que se debe cambiar de marca en ese mercado o incluso en todo el mundo.

Para finalizar, como último punto clave, también imprescindible, es tener presente los tiempos de registro y alinearlos con el lanzamiento de la marca. Desde que se presenta una solicitud de marca hasta que se concede pueden transcurrir varios meses, incluso años según el territorio.

Otro error recurrente es no tener presente los distintos tiempos de tramitación de los registros en cada territorio y no alinearlos con la estrategia de lanzamiento al mercado. Esto es importante de cara a contar con un margen de maniobra en caso de tener problemas durante la tramitación y no tener que cambiar, en el peor de los casos, de marca una vez puesto el producto en el mercado con toda la inversión que ello supone.

En conclusión, podemos resumir las cinco claves a tener en cuenta para no cometer los errores más comunes:

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Por último, no hay que olvidar la vigilancia de nuestra marca. Una vez concedida, debemos contar con una estrategia activa de defensa contra terceros que usen o soliciten marcas similares a la nuestra y que puedan entrar en conflicto con nuestros intereses.

 

  • María Bonastre
  • Abogada
  • Departamento de Marca Internacional