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Cómo McDonald´s perdió la exclusividad de la marca BigMac para designar sus productos de pollo, o la importancia de acreditar el uso de marca en la Unión Europea
Cómo McDonald´s perdió la exclusividad de la marca BigMac para designar sus productos de pollo, o la importancia de acreditar el uso de marca en la Unión Europea
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Recientemente se ha publicado la Sentencia del Tribunal General en el asunto T-58/23 | Supermac’s/EUIPO — McDonald’s International Property (BIG MAC) relativa a la marca de la Unión europea núm. 62638 “BIG MAC”, titularidad de McDonald’s (en adelante, la Marca de McDonald’s) que entendemos que tiene una gran trascendencia para entender la importancia del uso de las marcas y sus consecuencias, así como los medios de prueba necesarios para acreditar su uso.

La sentencia del TGUE estima parcialmente la demanda interpuesta por Supermac’s,  anulando y modificando la Resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO de 14 de diciembre de 2022 en el asunto R 543/2019-4 que entendía que se había acreditado el uso por parte de McDonald’s de diversos productos y servicios, mientras que la Sentencia ha revoca la misma y en consecuencia caduca la marca BIG MAC para «sándwiches de pollo», «platos a base de productos de aves» y los servicios de la clase 42 «prestados o relacionados con la explotación de restaurantes y otros establecimientos o instalaciones de restauración para el consumo y para la compra desde automóviles (drive in) y con la preparación de comidas para llevar» para los que considera que McDonald’s no ha acreditado el uso.

Para entender el porqué de esta Sentencia, nos tenemos que trasladar al año 1996, cuando McDonald’s depositó ante la EUIPO la solicitud de la marca de la Unión europea núm. 62638 “BIG MAC” (denominativa) con una amplia protección, protegiendo los siguientes productos y servicios en clases 29, 30 y 42.

Conforme a la regulación en materia marcaria, se establece la obligatoriedad del titular de una marca de usar el signo que ha registrado conforme a como ha sido registrado y para todos los productos y servicios designados por la misma. El objetivo principal de esta medida es que se mantengan en vigor las marcas que estén siendo realmente utilizadas, de modo que las que no estén siendo utilizadas no puedan impedir el registro de nuevas marcas por terceros.

Esta obligatoriedad de uso solamente es exigible una vez que hayan transcurrido cinco años desde la concesión de la marca, en este caso la fecha de registro data de 1998.

Por lo que una vez transcurrido dicho plazo su titular (como ha sucedido en este caso) puede verse requerido a probar el uso en aquellos procedimientos que la legislación en materia marcaria establece, entre los que se encuentra la acción de caducidad por falta de uso.

Así las cosas, Supermac´s, ante la sospecha de que esta marca podría no estar siendo utilizada para todos los productos y servicios designados instó en el año 2017, la acción de caducidad frente a la misma (que trae a causa esta sentencia) debiendo acreditar documentalmente McDonald’s en el seno de dicho procedimiento que la marca estaba siendo utilizada para todos los productos y servicios designados por la misma.

Y, como se desprende de esta Sentencia, que ha concluido con la caducidad de la marca denominativa BIG MAC para «sándwiches de pollo», «platos a base de productos de aves» y los servicios de la clase 42 «prestados o relacionados con la explotación de restaurantes y otros establecimientos o instalaciones de restauración para el consumo y para la compra desde automóviles (drive in) y con la preparación de comidas para llevar», la prueba aportada por McDonald’s  no acredita el uso de la marca para esos productos y servicios.

En definitiva, la obligatoriedad de uso y la acreditación documental del mismo como se desprende de la sentencia es de vital importancia para todos los titulares de marcas, sin importar que el titular sea una pequeña empresa o una multinacional como McDonald’s, ya que en el caso de que no sean aportadas suficientes pruebas para acreditar el uso de la marca esta corre el riesgo de que esta sea caducada como ha ocurrido en este caso.

Emilia Seijo Veiguela
Abogada Propiedad Industrial del Área de Litigios PONS IP

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