El incremento del uso de las tecnologías, y las invenciones y desarrollos que se generan a raíz de su, cada vez más, aplicación en nuestro día a día, suscita muchas cuestiones relacionadas con la protección jurídica y la explotación de los derechos de estos activos intangibles.

El software, los diferentes activos que puede integrar y las vías para la protección de cada uno de ellos, generan muchas dudas entre desarrolladores y empresas. Es por este motivo por lo que nuestros expertos han elaborado una guía con las cuestiones claves relacionadas con su protección y las respuestas a cada una de ellas.

1.¿Qué elementos del software se pueden proteger y mediante qué vías?

El software está compuesto de muchos elementos. El código fuente, los modelos de inteligencia artificial, los manuales de administrador, diseños técnico y funcional del programa y las arquitecturas.

Además, hay otros elementos que no son software propiamente dicho pero que tienen un valor empresarial elevado, ya sea porque permiten construir el software, testarlo, mantenerlo, etc. (Requisitos funcionales, que contienen información de negocio valiosa, algoritmos, datos utilizados para probar los casos de uso, las metodologías de mantenimiento, testeo, compilación del código, etc.).

Todos los elementos son susceptibles de ser protegidos por esta la vía del secreto empresarial, en la medida en que aporten ventajas competitivas a su poseedor por el hecho de mantenerlos secretos.

En lo que respecta a la Propiedad Intelectual, esta protege, por un lado, el código del programa (código fuente y código objeto), la documentación preparatoria (los esquemas y diagramas relativos a la estructura y funciones que va a desarrollar el programa) y la documentación técnica y manuales de uso (los que explican al usuario cuáles son las funciones del programa y cómo ejecutarlas).
Por otro lado, pueden quedar protegidos por esta vía (aunque no como software, sino como elementos independientes) interfaces gráficas que se muestren al usuario del software, contenidos (videos, imágenes, fotografías, música, etc.) que se comuniquen a través del mismo, o bases de datos que este pueda contener.

Otra vía de protección jurídica para el software es la Patente. En lo que respecta a la Propiedad Industrial, el sistema de patentes establece que se pueden patentar soluciones técnicas a problemas técnicos, siempre que cumplan con los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial.

Esta vía permite establecer un alcance de protección, es decir, permite proteger un conjunto de variaciones que va más allá de la implementación preferida del propio software (varios programas de ordenador diferentes que lleven a cabo el conjunto de etapas definidas en las reivindicaciones de la patente).

En el campo de las invenciones relacionadas con desarrollos software se patentan, generalmente, métodos y sistemas que reflejan el conjunto de etapas que desarrolla el software durante su funcionamiento y los elementos que llevan a cabo dichas etapas. Estas invenciones se conocen como invenciones implementadas por ordenador y, en este caso, se hace necesario que se aporte al menos una característica que se considere técnica, nueva e inventiva.

2. Al proteger el código fuente de un programa de ordenador mediante secreto ¿se debe evitar utilizar open source?

Existen cientos de licencias open source diferentes. Las conocidas comúnmente como copyleft obligan a quien utiliza componentes licenciados bajo estas licencias de cierta manera, a facilitar el código fuente del software que ha desarrollado a las personas a quienes distribuya una copia de dicho software. Pero esto no es así en todos los casos.

Por este motivo, cuando se utilizan componentes open source en el desarrollo de un software propio, es aconsejable consultar con un experto sobre las obligaciones que puedan surgir derivadas del uso de dichas licencias, antes de iniciar el desarrollo o en las primeras fases del mismo.

3. Al realizar un proyecto de desarrollo open source, ¿se renuncia a los derechos de Propiedad Intelectual? ¿Y a la protección mediante Secreto Empresarial?

El hecho de que, por estrategia empresarial, una compañía opte por explotar un determinado software bajo una licencia open source permite al resto de la comunidad la utilización del programa, bajo unas determinadas condiciones, pero esto no implica una renuncia a los derechos de Propiedad Intelectual que puedan corresponderle sobre ese programa.

Por otro lado, y en lo que se refiere al Secreto Empresarial, los elementos con valor empresarial vinculados al software no se reducen exclusivamente código fuente. Las metodologías de mantenimiento, requisitos, manuales, etc. pueden seguir siendo confidenciales a pesar de que se publique el código fuente, por lo que es muy recomendable que la empresa tome las medidas técnicas, físicas, jurídicas y organizativas necesarias para la adecuada protección de estos elementos.

Desde el punto de vista de Propiedad Industrial, el sistema de patentes no excluye la posibilidad de explotar la tecnología patentada mediante distintos tipos de licencias, lo que incluye el uso de licencias open source, en exclusiva o combinadas con otro tipo de licencias. Sin embargo, es importante no proporcionar información sensible o dar acceso al desarrollo software antes de haber presentado la solicitud de patente referente a dicho desarrollo.

4. En el desarrollo de un software donde es necesario externalizar el servicio de desarrollo ¿qué hay que tener en cuenta desde la perspectiva de la Propiedad Intelectual y de los Secretos Empresariales?

En el caso de las empresas que aportan ideas sobre el desarrollo, requisitos funcionales (lista de necesidades que debe satisfacer el software proyectado) u otra información de negocio necesaria para el desarrollo, se debe asegurar que esta información está adecuadamente protegida por acuerdos de confidencialidad que impidan su utilización al desarrollador para otra finalidad distinta del desarrollo contratado. Asimismo, es muy importante que los documentos que contienen la información estén marcados adecuadamente con leyendas de confidencialidad.

Por otro lado, desde el prisma de los Derechos de Autor, hay que tener en cuenta que el hecho de encargar el desarrollo a un tercero, remunerándole por ello, no es suficiente para presumir que ha existido una cesión de todos los derechos sobre el software encargado.
Para que esta cesión de derechos se produzca, y para controlar su alcance (qué derechos específicos se ceden, para qué territorios, por cuánto tiempo, etc.), es preciso suscribir un contrato de cesión de derechos entre el desarrollador de software y la compañía que encargó el mismo (comitente).
En estos contratos se pueden insertar cláusulas de garantías, previsiones para establecer la transmisión del código fuente e incluso, a veces, las obligaciones de mantenimiento o corrección de errores del programa encargado.

5. La ley establece que una de las formas legítimas de obtener un Secreto Empresarial es mediante ingeniería inversa ¿quiere esto decir que cualquiera puede descompilar un software?

No. Una cosa es que quien tenga una licencia sobre un software pueda estudiar los principios y reglas subyacentes al funcionamiento del software, pero respetando los límites establecidos en la licencia, y otra cosa muy distinta es descompilar el código objeto/ejecutable para poder acceder al código fuente, que es una actividad distinta.

También, desde la perspectiva de la Propiedad Intelectual, la descompilación del código de un programa sin el consentimiento del titular de derechos es una actividad arriesgada, que sólo será lícita si se cumplen unos requisitos muy estrictos, ligados a la necesidad de lograr la interoperabilidad de ese software con otro programa de ordenador.

En cualquier caso, si el objetivo es mantener el código fuente en secreto, la prohibición de descompilar fuera de los casos expresamente permitidos en la ley (interoperabilidad) debe estar siempre reflejada en los términos de la licencia.

6. ¿Cómo afecta el uso de ingeniería inversa a un software protegido mediante patente?

La ley de patentes establece un compromiso entre el solicitante de una patente y la sociedad por el cual, el solicitante se compromete a dar a conocer su desarrollo con el detalle suficiente como para que pueda ser reproducido por un experto en la materia, aportando su conocimiento al estado de la técnica, y a cambio recibe una protección en los territorios de su elección durante 20 años, en los que sólo él podrá explotar su tecnología patentada.

Por tanto, la publicación de la solicitud de la patente aporta todos los detalles que se podrían obtener mediante ingeniería inversa.

Asimismo, cualquier persona o empresa que trate de explotar una invención protegida infringe los derechos de patente independientemente de si usó la información de la publicación de la solicitud de patente para llegar a esa solución o no, salvo que demuestre que llegó a dicha solución antes de la publicación de la solicitud y sin conocimiento de la realización de la solicitud de patente.

7. Dado que un software está protegido mediante Derechos de Propiedad Intelectual, los algoritmos implementados en el software ¿Están también protegidos?

Aunque los algoritmos se programan en el código del software, al tratarse de expresiones matemáticas, no son susceptibles de ser protegidos mediante Derechos de Autor. Por lo tanto, si su utilización reporta alguna ventaja técnica, comercial o de cualquier otro tipo, es conveniente que se mantengan en secreto.

Para ello, se han de implementar tanto medidas técnicas de protección del código, como medidas de protección físicas, jurídicas y organizativas que permitan a la organización mantener el control sobre los algoritmos.

Tampoco quedan protegidas por Propiedad Intelectual las ideas y principios que subyacen en el software, las funcionalidades de este o el concreto lenguaje de programación utilizado.

En el caso de la Propiedad Industrial, el sistema de patentes tampoco permite la protección de las ideas y principios que subyacen en el software, las funcionalidades de este o el concreto lenguaje de programación utilizado. En su lugar, se protege un conjunto de realizaciones de la invención definido por un conjunto de reivindicaciones, las cuales pueden generalizarse siempre y cuando se sigan cumpliendo los requisitos de novedad y actividad inventiva en todas las realizaciones que quedan protegidas.

8. Al licenciar un software en modalidad on-premise ¿cómo se puede evitar que los usuarios descompilen un software?

Aunque la descompilación del software no suele estar permitida, desgraciadamente, ello no impide que algunas personas traten de obtener el código del programa de esta manera.

Para mitigar estos riesgos, además de incluir las cláusulas pertinentes en los contratos de licencia, se deben implementar medidas técnicas de protección del propio código fuente, como la ofuscación del mismo, o la inclusión de marcas de agua que permitan, en caso de plagio, demostrar que el mismo se ha producido.

9. En el caso de que el código fuente y toda la documentación del software se encuentre disponible para todos los desarrolladores de un equipo mediante un repositorio distribuido tipo git ¿cómo se puede evitar el riesgo de fuga?

Los repositorios de software distribuidos son los que más se utilizan en los últimos tiempos. Ello da ventajas en el desarrollo (como la flexibilidad), pero supone también un desafío para controlar la información, especialmente en un sector caracterizado por altas tasas de rotación.
En estos casos, se pueden adoptar una serie de medidas que mitiguen los riesgos derivados del uso de este tipo de repositorios: firma de cláusulas de confidencialidad robustas en los contratos de trabajo de los desarrolladores, marcado de archivos de código fuente, conservación de logs de actividad de los desarrolladores, incluir marcas de agua en los ficheros, etc.

10. En un proyecto de desarrollo donde participan varias entidades, ¿cómo se protege el know-how? Una vez creado, ¿quién es el titular de ese software?

En primer lugar, sería muy recomendable establecer una prueba de la existencia del know-how antes de proceder a compartirlo (de modo que se pueda demostrar que estaba en tu posesión antes de haberlo compartido); en segundo lugar, siempre se ha de firmar un acuerdo de confidencialidad adecuado antes de proceder a compartir la información; en tercer lugar, se debería documentar adecuadamente qué información se comparte y con quien; y, finalmente, ser diligente a la finalización del proyecto para hacer que los socios devuelvan la información que ha sido compartida o asegurarse de que es adecuadamente destruida.

La redacción adecuada de los acuerdos confidencialidad es crítica, por lo que se recomienda contar con un experto en la materia para dicha tarea.

Por otro lado, también es muy recomendable suscribir, desde el inicio de la colaboración, un acuerdo en donde se refleje el destino que van a tener los desarrollos que se realicen en el marco del proyecto.
En ese acuerdo se establecerá quién será el titular de los desarrollos generados, con indicación, en su caso, de los porcentajes de titularidad de cada una de las partes. Y en ese supuesto, se pueden incluir las reglas de funcionamiento de esa comunidad que se forma sobre el activo común (quién y cómo se decide la manera de explotación del software, cómo se van a repartir los beneficios obtenidos, etc.).

11. Un desarrollo de software puro, donde el hardware es irrelevante o ampliamente conocido ¿se puede patentar?

La patentabilidad del software no se determina por la presencia o ausencia de un hardware asociado, sino por la presencia de al menos una característica que se pueda considerar técnica, novedosa e inventiva.
En algunos casos, en los que el software interactúa con un hardware, puede darse el caso de que la característica técnica, novedosa e inventiva esté directamente relacionada con el hardware, sin embargo, existen ejemplos de soluciones patentadas que se desarrollan sin un hardware específico, únicamente con un ordenador de propósito general.
Por tanto, el análisis de la patentabilidad de un desarrollo en el campo del software se ha de realizar según el caso, en base a la experiencia adquirida en el ámbito de la protección mediante patentes.

12. ¿Cuándo se debe patentar un software?

El mejor momento para patentar un nuevo desarrollo se determinará según el caso.
No obstante, sólo se puede patentar una invención cuando está lo suficientemente desarrollada como para poder describirla de forma completa en la solicitud de patente.

Es recomendable no divulgar ningún aspecto de la invención antes de solicitar la patente ya que, en muchos desarrollos, en especial en el campo del software, se dan a conocer detalles de la invención en fases previas a la finalización del desarrollo del producto final.

Por este motivo, el momento adecuado para presentar la solicitud de protección del software por patente será antes incluso de finalizar el desarrollo del producto final, siempre que se tenga suficiente información como para describir el desarrollo de forma que sea reproducible. En este caso, es fundamental retrasar la publicación de resultados.