A partir del próximo 14 de enero, las solicitudes de nulidad y caducidad de marcas españolas, nombres comerciales o marcas internacionales con efectos en España se deberán presentar ante la OEPM, salvo en el caso de que se utilice la vía reconvencional en un procedimiento judicial previamente interpuesto por infracción. Por tanto, será la Oficina Española de Patentes y Marcas la entidad competente para resolver este tipo de demandas.

A ello hay que añadir que las decisiones que pongan fin a la vía administrativa de este organismo ya no serán revisadas por la jurisdicción contencioso-administrativa sino por las secciones especializadas de las audiencias provinciales.

Dos importantes modificaciones legislativas que van a tener un claro impacto tanto para los titulares de marcas como para los nuevos solicitantes.

En cuanto a los nuevos procedimientos de nulidad administrativa de los signos distintivos, estas nuevas competencias van a suponer que la Oficina pueda anular marcas ya concedidas si éstas se concedieron contraviniendo prohibiciones absolutas de registro, como la mala fe, o relativas como el riesgo de confusión y/o asociación o el perjuicio para el renombre de una marca prioritaria, lo que va a exigir la realización de un análisis retroactivo por su parte  a la fecha de solicitud o prioridad de la marca cuestionada.

En algunos casos, también deberá tener en cuenta circunstancias posteriores como el uso realizado por el titular de la marca y que pueda haber afectado al carácter distintivo del signo ya que esta circunstancia puede haber variado desde la fecha de solicitud inicial.

Por lo que se refiere a la caducidad, los casos más habituales que se van a dilucidar ante la OEPM son los relacionados con marcas que lleven más de cinco años registradas y se cuestione si han sido objeto de un uso efectivo, aunque no podemos olvidar que también podrá entrar a valorar casos de vulgarización o en los que la marca se haya convertido en un signo engañoso.

Es decir, un elenco importante de asuntos con una incidencia decisiva sobre el registro y eficacia de los signos distintivos para los que ya la Oficina ha puesto a disposición del público un manual informativo en el que se indica también que se ha preparado para esta nueva tarea formando a personal especializado.

Por tanto, como en el caso de EUIPO en relación con las marcas de la Unión Europea, vamos a contar con un procedimiento administrativo que nos va a permitir obtener la declaración de caducidad o de nulidad de una marca tal y como exige la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015 a los Estados Miembros del que se presupone va a ser más rápido que la vía judicial, aunque se barajan plazos máximos de hasta 24 meses, que esperamos sean sensiblemente más cortos, y más accesible.

En cualquier caso, aunque se trate de un procedimiento administrativo, sigue siendo recomendable, ya desde el inicio, contar con la asistencia de un agente de la propiedad industrial/abogado especialista teniendo en cuenta la trascendencia de estos asuntos.  

Del nuevo sistema de revisión judicial de las decisiones adoptadas por la OEPM, al margen de las dudas que todavía persisten sobre el procedimiento en sí, destacaría el efecto positivo que sobre la unificación de criterios jurisprudenciales debería producirse al eliminar posibles interpretaciones diferentes por parte de la jurisdicción civil y la contencioso-administrativa.

De hecho, dicha reforma se justifica tanto en el alto grado de experiencia en materia de propiedad industrial de las Secciones especializadas de las Audiencias Provinciales como en la conveniencia de evitar criterios jurisprudenciales diferentes en esta materia favoreciendo por tanto el principio de seguridad jurídica.

En definitiva, todo un reto al que debemos adaptarnos para defender los intereses de nuestros clientes con dos recomendaciones adicionales: (i)hacer una revisión de las carteras de signos distintivos con el fin de valorar debilidades y fortalezas de estos y (ii) tener preparada tanto la prueba la prueba de uso de aquellos que ya llevan más de 5 años, como de su renombre para poder hacerla valer llegado el caso.

Carmen González
Directora de Marcas y Brand Intelligence de PONS IP