El pasado 23 de julio de 2018 el Congreso de los Diputados aprobó el Anteproyecto de la nueva Ley de marcas, que modifica en profundidad la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas, para adaptarla a la Directiva 2015/2436 del Parlamento y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.
En este artículo nos centraremos en una de las reformas introducidas por dicho Anteproyecto, en particular, la cuestión de las eventuales acciones de nulidad y caducidad que cabe interponer contra marcas españolas concedidas.
Actualmente, la Ley de marcas prevé que las acciones judiciales solicitando la nulidad o caducidad de una marca (salvo excepciones, Vid. Artículo 55.1 último párrafo, Ley 17/2001) han de ventilarse ante los Juzgados.
El citado Anteproyecto, establece en su Disposición Adicional Primera, apartado 2, que a partir de la entrada en vigor del Anteproyecto las acciones de nulidad y caducidad de marca se interpondrán ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), o en su caso, mediante demanda reconvencional en un pleito de infracción de marca que se siga ante un Juzgado de lo mercantil. Ello está en línea con el nuevo Reglamento UE 2017/1001, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea, que entró en vigor en octubre de 2017.
A pesar de que la entrada en vigor de las modificaciones de la Ley 17/2001 que se recogen en el mencionado Anteproyecto de Ley está prevista para el día 14 de enero de 2019, se demora la entrada en vigor de dicha Disposición Adicional Primera, apartado segundo, que venimos comentando, al mes de enero del año 2023, a fin de que la OEPM pueda preparar lo necesario para asumir esta nueva competencia que el Anteproyecto le asigna.
Como consecuencia de lo anterior, el Anteproyecto introduce unas normas procesales relativas a la conexión de causas (artículo 61 bis, titulado litispendencia y prejudicialidad), en la medida en que se ha de regular qué sucede cuando se están ventilando, al propio tiempo, ante la OEPM y ante los Juzgados, acciones de nulidad o de caducidad de marcas. Recordemos que aparte de las acciones de nulidad o caducidad ante la OEPM, el Anteproyecto permite que dichas acciones también se interpongan por el demandado en una acción de infracción de marcas, mediante reconvención, por lo que resultaba de todo punto necesario regular dicha conexión de causas.
En principio, hemos de felicitarnos de que se armonicen la legislación de la marca española con la de la Unión Europea, para evitar situaciones no deseables. No obstante, cuando entre en vigor esta norma se podrá valorar si es adecuada la medida adoptada, consistente en vaciar parcialmente de competencias a los Juzgados de lo mercantil para atribuírsela a la OEPM, pues resulta evidente que los juzgados de lo mercantil tienen gran experiencia en la valoración de pruebas según la sana crítica, que resulta especialmente relevante para resolver determinadas acciones marcarias de nulidad, como la regulada en el artículo 51 de la Ley de marcas (solicitud de marcas de mala fe, y la valoración de la prueba al respecto), o por poner otro ejemplo, la acción de caducidad por falta de uso, en que se ha de determinar si la marca ha sido usada para los productos o servicios que protege, en función de la prueba aportada por las partes.
Por Jean Devaureix. Subdirector Asesoría Jurídica
