Comentario a la STGUE de 10 de febrero de 2021 (Asunto PANTHÉ – PANTHER), desestimatoria de las pretensiones de El Corte Inglés
- Introducción
El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) ha desestimado recientemente el recurso presentado por El Corte Inglés mediante el que los conocidos grandes almacenes pretendían conseguir la denegación al registro de una marca que creían incompatible con su marca registrada “Panther”, protegida desde 1.955, esto es, desde hace más de 50 años.
En la resolución de este caso vemos cómo en ciertas ocasiones la jurisprudencia se separa de sus posiciones más habituales o asentadas para encontrar soluciones más justas, que parecen encaminarse a que las marcas sigan cumpliendo su función en un mercado en constante evolución. Dejan así un camino abierto a nuevas empresas que emergen, quienes, al intentar encontrar una identificación propia, se encuentran con un panorama marcario cada vez más concurrido, que dificulta la elección de un signo con el que diferenciar pacíficamente sus productos y servicios de los de sus competidores.
- Planteamiento del conflicto
Al detectar El Corte Inglés la marca pretendida, presentó una oposición a la concesión de la misma por encontrar suficientes similitudes entre ellas como para que existiera un riesgo de confusión y/o asociación para el público. La oposición presentada se dirigió únicamente contra las prendas de vestir y sombrerería, sin presentarse así objeción alguna frente al resto de productos y servicios de la solicitud.
Resumidamente, El Corte Inglés argumentó que las marcas no podrían coexistir pacíficamente en el mercado pues el parecido entre las denominaciones PANTHER – PANTHÉ, llevaba inevitablemente a concluir que también existía parecido conceptual y fonético entre ellas, y ello sumado a la coincidencia de productos, implicaba un riesgo de confusión.
- Posición del TGUE en la sentencia comentada.
Probablemente El Corte Inglés no se esperaba que la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) y el TGUE llegarían a las conclusiones que hoy conocemos: (i) que su marca denominativa “PANTHER” (la más antigua, y la que más útil resultaba en este caso, teniendo en cuenta que los elementos figurativos eran bien distintos) no se usaba de forma efectiva y suficiente como para poder tenerse en cuenta en la oposición, con lo cual quedaba automáticamente descartada para la comparación; (ii) que, visualmente, las marcas de ECI eran muy distintas a la solicitada por la preponderancia del dibujo de la pantera en sus marcas anteriores; (iii) que esta diferencia visual y la importancia de la pantera permitía asumir que las marcas eran conceptualmente distintas y, por último; (iv) que, por el tipo de producto concreto y su forma de adquisición por parte del consumidor, el plano visual tenía mayor relevancia que el plano fonético a la hora de estudiar la comparación de los signos.
La conclusión de la EUIPO en la oposición -después confirmada en la decisión del Recurso y también en la Sentencia del TGUE- fue que, dadas las diferencias tanto visuales como conceptuales, no podía considerarse que fuera a existir riesgo de confusión entre las marcas y, por tanto, que la marca solicitada debía ser concedida a pesar de la oposición de El Corte Inglés.
- La tradicional doctrina de la preponderancia del elemento denominativo. Excepciones establecidas por la jurisprudencia más reciente.
Como adelantábamos en un inicio, la jurisprudencia europea ha seguido una postura clara en cuanto a la comparación de marcas mixtas (las compuestas por un elemento denominativo y otro figurativo), cual es la de otorgar mayor importancia a las similitudes en el elemento denominativo que en el gráfico.
La propia EUIPO establece en sus Directrices relativas al examen de marcas ante la Oficina que, por lo general, el componente verbal genera mayor impacto en el público, que se refiere a las marcas por su nombre (y no por la descripción de su elemento figurativo), siendo justamente ese nombre lo que mayormente retiene en su memoria (sentencia de 14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37; resoluciones de 19/12/2011, R 233/2011-4, Best Tone, § 24).
Sin embargo, aclara igualmente la EUIPO en sus Directrices que no se puede determinar que el elemento verbal de un signo produzca automáticamente un impacto fuerte (sentencia de 31/01/2013, T-54/12, Sport, EU:T:2013:50, § 40) y que, en ciertos casos, el elemento figurativo de una marca compuesta puede tener la misma importancia que el elemento verbal (sentencia de 23/11/2010, T-35/08, Artesa Napa Valley, EU:T:2010:476, apartado 37).
Así, la tendencia reciente de la jurisprudencia ante los análisis de marcas mixtas, como es el caso que nos ocupa, viene siendo la de estudiar detenidamente la importancia del elemento figurativo de ambas, sus diferencias, y la comprobación de si este tiene, en el contexto en que conviven los signos, un impacto significativo en la impresión visual general que estos generan.
- Circunstancias que la jurisprudencia valora para aplicar la doctrina de la preponderancia del elemento gráfico.
La Corte General se detiene en esta sentencia a estudiar la forma de adquisición de los productos concretos en conflicto. Y es ahí, precisamente, donde reside uno de los elementos más llamativos de su argumentación, al considerar que el plano fonético (que en muchos casos es determinante) pasa a tener una importancia menor en contextos en los que el consumidor escoge él mismo el producto textil, poniendo así mayor atención en los elementos gráficos (logotipos) de las marcas, a diferencia de lo que ocurre cuando el artículo en cuestión se pide en un mostrador, como ocurría en el pasado, donde la marca del producto se especificaba nombrando su elemento denominativo, y resultaba más probable confundir las marcas cuánto más similares fueran estos. La resolución lo argumenta de la siguiente forma:
“En consecuencia, el grado de similitud fonética entre dos marcas es de menor importancia en el caso de productos que se comercializan de tal manera que, al realizar una compra, el público destinatario suele percibir visualmente la marca que designa dichos productos.
(…) en general, en las tiendas de ropa, los clientes pueden elegir ellos mismos la ropa que desean comprar o ser asistidos por el personal de ventas. Si bien no se excluye la comunicación oral con respecto a los productos y la marca, la elección de la prenda de vestir se hace generalmente de forma visual. Por lo tanto, la percepción visual de las marcas que designan tales productos generalmente tendrá lugar antes de la compra. Por tanto, el aspecto visual desempeña un papel más importante en la apreciación global del riesgo de confusión”.
- Consideraciones finales
Tras el análisis del presente caso y la Sentencia del TGUE, parece fácil suponer que el criterio jurisprudencial seguirá cada vez más esta tendencia en lo que al mundo del retail se refiere, encaminada a otorgar -en la era del comercio electrónico y del fast fashion– más importancia que nunca al plano visual y conceptual y restar importancia al criterio de la preponderancia del elemento denominativo en aquellos casos en los que el consumidor no necesite pronunciar el nombre de la marca, esto es, referirse a ella frente a terceros empleando su componente verbal para adquirir el producto o servicio.
Con todo ello, quedaremos pendientes de conocer si, finalmente, El Corte Inglés da esta batalla por perdida, o si, por el contrario, decide seguir invirtiendo esfuerzos en este asunto mediante la presentación de recurso de casación ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, quien podría anular la resolución del TGUE y resolver él mismo el litigio, o devolver el asunto al Tribunal General, que estaría vinculado por la resolución del Tribunal de Justicia.
- Violeta Arnaiz Medina. Abogada Responsable Marcas | Área Legal
- Colegiada ICAM 82.628
- Claudia Oleaga Maguregui. Abogada IP | Área Legal
- Colegiado ICAM 133.784
