Llevo unos días acordándome de David, un empresario manchego del textil al que conocí en unas jornadas sobre marcas y me consultó su caso, -con gran angustia, por cierto-, porque una importante multinacional del sector lo había demandado por coser unos pespuntes en los bolsillos de los pantalones que se asemejaban a las marcas y diseños registrados por aquella empresa.
Él mantenía que no era así e insistía en que el bordado de sus bolsillos era el de la silueta que dibuja la Serra Gelada cuando se llega a Benidorm.
No quiso doblar la cerviz, defendió a capa y espada su honradez como empresario dedicado toda una vida a este negocio y, tiempo después, me enteré de que había sido condenado por violación de derechos de Propiedad Industrial.
Al margen de que, como decimos los abogados, en ocasiones “más vale un mal arreglo que un buen pleito”, lo cierto es que, ante una demanda presentada por una empresa que posee una buena cartera de marcas altamente reconocidas en el mercado, hay que tener bien presente que la legislación les reconoce una protección reforzada que no dispensa al común de las marcas mortales.
Y decía que me ha venido a la cabeza el caso de este señor porque, esta semana, se ha puesto en contacto con nosotros un empresario que ha recibido un burofax de aquella misma multinacional, “amenazándole” con todos los males del infierno si no retira de inmediato sus solicitudes de marca nacionales y comunitarias, -que consideran semejantes a sus marcas renombradas-, deja de usarlas y retira del mercado y destruye toda mercancía que lleve incorporada la denominación infractora (“presuntamente”, que se dice por ahí).
Uno y otro caso nos dan pie para hablar de las marcas notorias,- aquellas que cuentan con un conocimiento relevante en su sector- y las marcas renombradas, -conocidas ente el público en general-, a las que normativa legal reserva un régimen de protección especial.
Así, el artículo 8 de la Ley de Marcas señala que “…se entenderá por marca o nombre comercial notorios los que, por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, sean generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca o nombre comercial.
La protección otorgada en el apartado 1, cuando concurran los requisitos previstos en el mismo, alcanzará a productos, servicios o actividades de naturaleza tanto más diferente cuanto mayor sea el grado de conocimiento de la marca o nombre comercial notorios en el sector pertinente del público o en otros sectores relacionados.
Cuando la marca o nombre comercial sean conocidos por el público en general, se considerará que los mismos son renombrados y el alcance de la protección se extenderá a cualquier género de productos, servicios o actividades”.
Es el propio artículo 8 el que contempla en su párrafo primero la prohibición de registrar como marca cualquier signo que sea semejante a una marca o nombre comercial anteriores, aunque se soliciten para productos o servicios que no sean similares a los protegidos por aquellos, cuando, por ser éstos notorios o renombrados en España, el uso de ese signo pueda indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por uno y otros o, en general, cuando ese uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de los registros anteriores.
Para que esta prohibición de registro entre en juego y, por tanto, se materialice esa protección reforzada de la que disfrutan las marcas notorias y renombradas, es necesario que concurran una serie de requisitos:
a) Que el titular de la marca notoria o renombrada presente oposición a la nueva solicitud, dentro del plazo de dos meses desde su publicación en el BOPI (Boletín Oficial de la Propiedad Industrial). Se trata de un requisito exigido a cualquier titular de marca, pues la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), al igual que hace la Oficina Comunitaria (OAMI), no puede actuar de oficio para aplicar esta prohibición de registro. Ha de ser, pues, el titular de la marca notoria o renombrada el que haga valer su derecho ante la OEPM.
b) Que los signos notorios o renombrados hayan sido solicitados o registrados con anterioridad a la fecha de presentación del signo cuya denegación se pretende. En el caso de los signos solicitados, es necesario que finalmente sean concedidos.
c) Además, entre los signos confrontados debe existir semejanza, aun teniendo en cuenta que la noción de semejanza que se maneja en los supuestos de marcas notorias o renombradas no es exactamente la misma que cuando se valora el hipotético riesgo de confusión entre dos marcas normales: bastará con que el público pertinente establezca un vínculo entre el signo solicitado y la marca, aunque la similitud entre ellos no sea tan grande como para que se produzca un riesgo de confusión entre ambos.
d) Que la marca tenga carácter notorio o renombrado en España y así se acredite. El signo debe ser notorio o renombrado en todo el territorio español o en gran parte del mismo, no en un ámbito meramente local.
Ya hemos visto que el artículo 8 de la Ley de Marcas describe la marca notoria como aquella generalmente conocida por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que distingue.
Además, establece una lista abierta de criterios para acreditar la notoriedad de dicha marca: volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o cualquier otra causa.
Para probar estas circunstancias y, por tanto, dicha notoriedad, se podrán presentar en el procedimiento de oposición ante la Oficina de Patentes y Marcas, entre otros, facturas de venta; noticias y artículos aparecidos en medios de comunicación referentes a los signos notorios; certificaciones expedidas por organizaciones empresariales o industriales, galardones o premios recibidos, etc.
En cualquier caso, y para delimitarla de la marca renombrada, hay que tener presente que el alcance de la protección de la marca notoria viene delimitado por el principio de especialidad, es decir, abarca los productos, servicios o actividades amparados por la marca notoria, sin que pueda extenderse a otros sectores para los que no se produzca riesgo de confusión.
Por esta razón, existen marcas similares e incluso idénticas a otras marcas anteriores, pues al pertenecer a sectores de actividad tan diferentes, no existe el riesgo de que el público asocie el origen empresarial de unas y otras. Así, conviven una marca notoria en el sector de la perfumería como es Magno, con la misma denominación en el campo de las bebidas alcohólicas.
Y de la misma manera están registradas las marcas “LOTUS” para coches, para relojes (“LOTUS”) y también para zapatos (“LOTUSSE”).
Por lo que respecta a las marcas renombradas, la ley considera como tal aquella que sea conocida por el público en general y su protección se extenderá a cualquier género de productos, servicios o actividades, superando así el principio de especialidad.
Ejemplo de marcas que han sido reconocidas como renombradas por nuestros Tribunales son Pascual, Sony, PepeJeans, UPS, etc.
Todas ellas y muchas otras que inmediatamente pueden venir a nuestra cabeza, como Coca Cola, Christian Dior, Rolex, etc., son claros ejemplos de marcas renombradas, conocidas por la generalidad del público y no sólo por el sector comercial concreto en el que actúan. Por este motivo, se puede impedir su registro aunque se soliciten para un ámbito aplicativo diferente al de la marca renombrada.
- Que se produzca una conexión o aprovechamiento indebido o menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre.
La prohibición relativa del artículo 8 entrará en juego cuando “el uso de la marca pueda indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular de los signos anteriores notorios o renombrados o, en general, cuando ese uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dichos signos anteriores”.
Para valorar la conexión o asociación entre las marcas en conflicto se tendrán en cuenta dos factores: de un lado, el conocimiento de la marca en el mercado -que será muy alto en el caso de la marca notoria y altísimo para la marca renombrada- y, de otro, el grado de similitud de las marcas y de los productos o servicios designados. El público pertinente o relevante a tener en cuenta para realizar esta valoración será el conformado por el consumidor medio de los productos o servicios para los que se registró la marca, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, como han dejado sentado los Tribunales nacionales y comunitarios.
En cuanto a que el uso de una marca pueda implicar un aprovechamiento indebido o menoscabo del carácter distintivo, la notoriedad o renombre de los signos anteriores, es debido a que las marcas notorias y renombradas gozan de un “goodwill” o reputación, una buena imagen consecuencia del buen hacer empresarial de sus titulares, que merece esta protección reforzada.
De no aplicarse esta prohibición de registro, no solo el público podría verse engañado y perjudicado al pensar que los productos, servicios o actividades que adquiere poseen las cualidades y calidades propias de los del signo notorio o renombrado anterior, sino que se causarían también graves daños a aquellos empresarios que hacen el esfuerzo de crear y posicionar sus marcas y a las propias marcas en sí, menoscabando su notoriedad o renombre- al permitir la coexistencia de marcas iguales o parecidas para productos que no poseen tan alta calidad- y diluyendo su carácter distintivo, al debilitar su capacidad para asociar los productos o servicios distinguidos por la marca con la empresa que los fabrica o presta.
A pesar de estas consideraciones, no es menos cierto que la aplicación del artículo 8 de la Ley de Marcas queda sujeta al cumplimiento estricto de los requisitos señalados, de modo que los titulares de signos notorios o renombrados no se aprovechen de su posición impidiendo que se registren signos que carezcan de ánimo abusivo.
El pez grande no siempre tiene por qué comerse al pequeño.
