El 23 de diciembre de 2015 se publicó la Directiva 2015/2436, del Parlamento europeo y del Consejo, de 16 de diciembre, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas («la Directiva»). De entre las varias novedades que aporta en materia de protección marcaria, quiero detenerme en una en particular, a saber: la obligación de que la acción para la declaración de nulidad de una marca (nacional)[1]tenga carácter administrativo y no judicial, como ocurría hasta el momento.

En efecto, en la actualidad, si una persona se encuentra interesada en que una determinada marca (nacional) sea declarada nula, debe acudir a los tribunales (cfr. art. 51.1 Ley 17/2001, de Marcas, que habla de que «el registro de la marca podrá declararse nulo mediante sentencia firme…», dando a entender claramente la competencia objetiva en exclusiva de la jurisdicción a estos fines). La jurisdicción competente es la civil y, concretamente, los Juzgados de lo Mercantil y Secciones de las Audiencias Provinciales especializadas. La duración media de un procedimiento de estas características suele rondar los 18 meses.

El cambio trascendental que se produce con la nueva normativa es que dicha petición de nulidad se deberá efectuar ante un órgano administrativo nacional, y señaladamente, la específica Oficina de Marcas de cada Estado miembro. El art. 45 de la Directiva caracteriza a dicho procedimiento administrativo como de «eficiente» y «expeditivo». Consecuentemente, subyace la idea de rapidez, sencillez y, no menos importante, debida defensa de los derechos de las partes en el procedimiento. Ahora bien, el plazo establecido para la transposición de esta obligación es de siete años tras la entrada en vigor de la Directiva. En consecuencia, la aplicación práctica de las ventajas de este procedimiento más ágil deberá esperar aún un considerable tiempo.

La Directiva establece un conjunto tasado de causas de nulidad, pese a la engañosa redacción del art. 45.3 en este punto. El «por lo menos» que allí se encuentra podría dar a entender que las causas de nulidad no son cerradas. Sin embargo, dicho precepto lo que hace es remitirse a lo que dispone el art. 4 de la Directiva donde sí podemos encontrar un elenco exhaustivo de motivos de nulidad. Así se establece en el Considerando (14) de la Directiva en el que se señala que «los motivos de denegación o las causas de nulidad relativos a la propia marca, incluida la ausencia de carácter distintivo, o relativas a los conflictos entre la marca y derechos anteriores, deben ser enumerados de manera exhaustiva, aunque algunas de esas causas sean enumeradas con carácter facultativo para los Estados miembros, que pueden así mantenerlas o introducirlas en su legislación».

Así, la marca puede declararse nula cuando la marca carezca de carácter distintivo, o se componga exclusivamente de signos o indicaciones que aluden a la calidad, especie, destino o valor o procedencia geográfica de un producto o servicio, o puedan inducir a error al público respecto a la naturaleza, calidad u origen geográfico de un producto o servicio, entre otras muchas causas. A destacar la causa consistente en la mala fe del solicitante en su solicitud de registro, motivo concreto que no es nuevo pero que se destaca como distinto a los previstos en el apartado 1º del art. 4 de la Directiva.

Asimismo, es motivo de nulidad del registro de una marca que esta no debiera haberse registrado debido a la existencia de un derecho anterior, bien se trate de un derecho de marca, bien una denominación de origen, bien un derecho al nombre, de autor o a la propia imagen.

Los legitimados activamente para poder interponer esta acción de nulidad son los titulares de un derecho anterior, así como cualesquiera personas físicas o jurídicas, o agrupación constituida para la defensa de intereses de fabricantes, productores, prestadores de servicios, comerciantes o consumidores que resulten afectados u ostenten un derecho subjetivo o un interés legítimo en el inicio de la causa. No creemos que una persona no afectada directamente por el hecho del registro de la marca, cuya nulidad se interese tenga legitimación activa. Desde luego la debe tener la Oficina nacional de Marcas correspondiente al lugar del registro.

La nulidad podrá dirigirse contra la totalidad o contra parte de los productos o servicios amparados por la marca impugnada. Consideramos que esta última referencia lleva a concluir que incluso dentro de una misma clase pueda otorgarse la nulidad de una parte de los productos o servicios protegidos y no necesariamente la de todos los de la clase en cuestión.

Nada dice la Directiva sobre la prescripción de la acción de nulidad. Entendemos, por tanto, que esta cuestión se mantiene incólume con arreglo al Derecho nacional, y que, por consiguiente, la acción para pedir la nulidad absoluta de una marca registrada es imprescriptible, mientras que la acción para pedir la nulidad relativa prescribe a los cinco años de conocer el legitimado activamente la existencia de la circunstancia que pudiere dar lugar a la acción, salvo que la solicitud de marca se hubiese hecho de mala fe, en cuyo caso la accion es imprescriptible.

Una última cuestión sobre la falta de uso como forma de defensa del demandado en un procedimiento de nulidad: en el procedimiento por el que se solicita la nulidad basada en la existencia de una marca registrada con una fecha de presentación o una fecha de prioridad anterior, a instancia del titular de la marca posterior cuestionada, el titular de la marca anterior aportará la prueba de que, en los cinco años anteriores a la solicitud de nulidad, la marca anterior ha sido objeto de uso efectivo en conexión con productos o servicios respecto de los que esté registrada, y en los que se haya basado la solicitud (o de que han existido causas justificativas para la falta de uso) a condición de que el procedimiento de registro de la marca anterior haya finalizado al menos cinco años antes de la fecha de presentación de la solicitud de nulidad.

Si en la fecha de presentación de la solicitud o en la fecha de prioridad de la marca posterior, hubiera expirado el plazo de cinco años durante el cual la marca anterior debía haber sido objeto de un uso efectivo, el titular de la marca anterior, además de la prueba exigida, aportará la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la fecha de presentación de la solicitud o a la fecha de prioridad, la marca ha sido objeto de un uso efectivo, o de que han existido causas justificativas para su falta de uso.

A falta de pruebas, la solicitud de nulidad basada en una marca anterior se desestimará.

Una vez declarada la nulidad de la marca, en su caso, se considera que nunca ha tenido efecto alguno desde su solicitud.

En suma, la Directiva ha establecido un nuevo sistema de declaración de nulidad de marca que deberá ser implementado en Derecho nacional. No obstante, el plazo excesivamente largo en su transposición hará que sus frutos se vean a largo plazo.

[1] Téngase en cuenta que, en lo que se refiere a la declaración de nulidad de una marca de la Unión Europea (siguiendo la nueva terminología), ha de seguirse necesariamente un procedimiento administrativo ante la recién bautizada Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (antigua OAMI).

Enlaces de interés: Fuente: Elderecho.com, publicado el 24 de mayo 2016.