En los últimos años ha habido un intenso debate sobre si resulta posible comercializar perfumes equivalentes en su olor a los de marcas notorias o renombradas, y si asimismo resulta absolutamente necesario referirse a dichas marcas notorias para poder comercializar estas fragancias “equivalentes”.

Por regla general, las empresas que han venido desarrollando este concepto de negocio utilizan marcas propias, envases distintos a los de los perfumes de la marca original.

La sentencia de 14 de enero de 2015 que pasamos a analizar ha resuelto este debate, al menos respecto a los hechos que en ella se describen y que pasamos a analizar.

Dos son los usos que los demandantes (titulares de marcas de perfumes que la propia sentencia declara notorias) consideran que infringen sus marcas registradas:

• La existencia de listados de equivalencias.
• Frases consignadas en los productos, como por ejemplo “si te gustó XXX (marca notoria) prueba YYY (perfume equivalente)“ junto a frases cini “la marca XXX no pertenece a ZZZ (vendedor de los perfumes equivalentes)”, aclarando, pues que la marca notoria citada no es titularidad de dicha entidad ZZZ.

Por lo que respecta a los listados de equivalencia, se trata de listado de perfumes que el fabricante de los mismos le facilita a su distribuidor para que sepa cuál es la fragancia y marca propia asociada a la marca notoria.

En este caso, los demandados alegaron que estos listados de equivalencias eran de uso interno, entre el fabricante y el distribuidor, pero que no están expuestos en las tiendas ni se facilitan a los consumidores, por lo que no trascienden al mercado.

En la sentencia que comentamos, en su fundamento de Derecho Cuarto, el Juzgado entiende, con apoyo en varias conocidas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que “el uso en el tráfico económico debe entenderse como aquel que se realiza en el marco de una actividad comercial con ánimo de lucro y al margen de la esfera privada” por lo que concluye que teniendo los demandados evidente ánimo de lucro y al margen de la esfera privada, siendo indiferente a estos efectos, que estos listados de equivalencias no lleguen al consumidor final. En todo caso, en la sentencia se hace alusión a informes de detectives privados que acreditaban que en ocasiones se facilitaban o exhibían estos listados de equivalencias a los propios clientes.

Por lo que respecta a las frases en que se citan las dos marcas, tanto la notoria como la propia del perfume equivalente, los demandados alegaron las limitaciones del derecho de marca, y en especial la necesidad de citar la marca notoria con fines “descriptivos”, invocando a su favor varias sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en casos presuntamente semejantes.

Pues bien, la sentencia comentada analiza en las páginas 13 y 14 si este es un supuesto en que es absolutamente necesario citar una marca ajena a modo descriptivo, para poder comercializar el producto propio. En este sentido, el caso típico y regulado en la propia Ley de marcas es el de los vendedores de piezas de repuesto (de vehículos, por ejemplo) que precisan citar la marca original para informar al consumidor que sus productos son repuestos compatibles con los recambios originales de dichos vehículos.

La conclusión de la sentencia es que aún siendo conveniente (incluso extremadamente conveniente dice la sentencia comentada) incluir una referencia sobre la equivalencia, a fin de que el consumidor pueda elegir el perfume que desee sin llegar a probarlo, ello no implica que sea necesario, pues existen otras formas de comercializar el producto sin necesidad de referirse a una marca notoria ajena.

Asimismo la sentencia afirma que si bien decir que un producto se parece a otro tiene naturaleza descriptiva, lo cierto es que el supuesto de hecho que analizamos va mucho más allá, y “penetra en el ámbito del aprovechamiento del prestigio, notoriedad y calidad” de la marca para que el producto equivalente sea más competitivo, ya que al citar la marca notoria se le hace ver al consumidor que está eligiendo un aroma que ha sido seleccionado por los diseñadores de las marcas más prestigiosas.

Por lo expuesto, la sentencia considera que existe infracción de dichas marcas, y condena a los demandados al cese en el uso tanto de los listados de equivalencia como de las frases alusivas a las marcas notorias.

No obstante, cabe señalar que el Juzgado no considera que se produzca riesgo de confusión alguno en el mercado, dado que los demandados utilizan marcas propias para promocionar los productos y dejan claro en su publicidad que no son los titulares de las mencionadas marcas notorias, por lo que el consumidor no confunde el origen empresarial.

La condena se produce por considerar que si bien no hay riesgo de confusión, el consumidor, al contemplar el uso que hacen los demandados, efectuará un vínculo entre dicho uso y los perfumes de las marcas notorias, lo cual unido al aprovechamiento indebido de la reputación de dichas marcas que ello supone, produce como consecuencia la infracción del artículo 9.1 c) del Reglamento de la Marca Comunitaria, 207/2009. Asimismo, también se condena a los demandados por infracción del artículo 9.1. a), es decir, identidad de marcas y de productos, y por competencia desleal.

Finalmente, y dado que la imitación del propio aroma no supone infracción de derechos de propiedad industrial (pues no se alega patente alguna sobre la formulación química de los perfumes) surge la siguiente pregunta ¿Pueden seguir comercializándose perfumes equivalentes?

La propia sentencia responde a esta pregunta, al afirmar que no es necesario indicar concretamente cual es el producto (o la marca) sino que “sería suficiente con anunciar que se trata de productos de equivalencia”. Otra cosa es cómo llevar a la práctica esta conducta que la sentencia considera correcta y respetuosa con los derechos de marca de los titulares de marcas notorias de perfume.