Pons IP, firma líder de propiedad industrial, ha celebrado junto a expertos de la OEPM, la Universidad de Vigo y la colaboración de Wolters Kluwer una sesión de trabajo en la sede de la Fundación PONS para analizar los aspectos sustantivos y procesales que conformarán el nuevo Sistema Europeo de Marcas, tras la trasposición de la nueva Directiva de Marcas junto al Reglamento de Marca Comunitaria y el Reglamento de Tasas en base a la propuesta de la Comisión Europea. El objetivo, fomentar la innovación y el crecimiento económico en la UE haciendo más accesibles y eficientes para las empresas todos los trámites relacionados con la protección de sus activos intangibles en el ámbito comunitario.

El encuentro, al que acudieron más de 40 profesionales del ámbito del derecho y la empresa, contó con la participación de varios de los principales expertos en este ámbito a nivel nacional e internacional, como Carlos Fernández-Nóvoa, acompañado de Luis Gimeno, jefe de la oficina de recursos de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) y de Antxo Tato, catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Vigo y árbitro de la OMPI.

Nuria Marcos, directora general de PONS IP, fue la encargada de dar la bienvenida a ponentes y asistentes, recordando que la directiva afronta tres pilares básicos: adaptar la normativa de marca comunitaria a la nueva era digital, favorecer la normativa contra el fenómeno de la piratería y promover el uso de las marcas en las pymes. “Creo que el Derecho de Marcas y su propia práctica ha experimentado una importante evolución dentro de la Unión Europea en los últimos veinticinco años y es necesario homogeneizar y armonizar lo máximo posible los sistemas nacionales de marcas de todos los países comunitarios, así como con el propio sistema comunitario de marcas. La directiva tal y como está planteada va, en general, en la buena dirección”, sentenció Marcos.

El Catedrático Emérito de Derecho Mercantil y “of counsel” de PONS IP, Carlos Fernández-Nóvoa, centró su intervención en el nuevo concepto de marca y las prohibiciones absolutas de registro que incorpora la nueva normativa. Hasta ahora, señaló Fernández-Nóvoa, la normativa “solo contemplaba el registro de marcas representadas gráficamente y con la propuesta de la Comisión Europea se suprime la mención expresa a esa representación gráfica siendo sustituida por signo representados de que permitan a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto preciso de la protección otorgada a su titular a través de una tecnología de acceso público de tal manera que permita a las autoridades el objeto preciso de la protección que la marca otorga a su título”. Para el experto, esta nueva aproximación conceptual al concepto de marca “abre la puerta al registro de marca sonoras, ente otras”.

Entre las principales novedades, Fernández-Novoa destacó que hasta ahora la negación de registro de una marca por motivo de mala fe es una regulación que cada país decide si incorporar o no. “Con la nueva directiva se obliga a incorporar la mala fe como causa de nulidad o denegación de registro para todos los estados miembro, lo que en mi opinión es un avance, pero planteará muchos problemas probatorios que seguramente tendrá que resolver cada oficina nacional”, concluyó.

A continuación, Anxo Tato. Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Vigo y Árbitro de la OMPI, analizó el carácter de protección absoluta de los titulares de marca en supuestos de doble identidad entre marca y signos, productos y servicios y las acciones de “ius prohibendi” que contempla la nueva normativa basada fundamentalmente en la jurisprudencia del TJUE según la cual el titular de una marca “estará facultado para impedir el uso por un tercero y ejecutar el ius prohibendi de un signo idéntico siempre y cuando se pruebe una afectación a las funciones esenciales de la marca como es garantizar a los consumidores el origen del producto o servicio”.

Antxo Tato, crítico con la propuesta de reforma, asegura que la propuesta ignora que la doctrina basada en las sentencias del TJUE fue posteriormente matizada con casos como el de la sentencia del caso Lóreal de 2009 en la cuestión sobre los perfumes de equivalencia, que además de contemplar la garantía al consumidor sobre el origen del producto incorporaba conceptos como la afectación función esencial de la marca en su actividad de comunicación, publicidad y percepción de calidad de esa marca.

Como avance importante del la regulación europea de marcas en la lucha contra la piratería, el catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Vigo contempla que la nueva directiva establezca la posibilidad de prohibir el uso de una marca e impedir el acceso al país desde el territorio aduanero cuando la marca no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales, o son idénticas, algo que antes resultaba prácticamente imposible porque debía acreditarse prueba de su intención de distribución en el propio país.

Luis Gimeno, jefe de la Unidad de Recursos de la OEPM, fue el encargado de cerrar la jornada analizando los aspectos procesales de la nueva propuesta de modificación de la directiva comunitaria de marcas que determinará el nuevo Sistema Europeo de Marcas, que comenzó destacando que el término marca comunitaria se sustituirá por Marca Europea y la OAMI pasará a llamarse Agencia de marcas y diseños de la UE.

También destacó la imposición de normas procedimentales comunes como la obligatoriedad de presentar prueba uso efectivo cinco años antes de la fecha de presentación en oposiciones así como en los procedimientos administrativos de nulidad y caducidad de marca. Según explicó Gimeno, el Reglamento de Marca Comunitaria “establecerá previsiblemente que si la marca anterior se ha utilizado solamente para parte de productos o servicios los que haya estado registrada, a efectos del examen de la oposición se considerará registrada solamente para dicha parte de los productos o servicios”.

Sobre las oposiciones a los registros de marca, Luis Gimeno destacó que la incorporación de la posibilidad de que, a solicitud de ambos, las partes dispondrán con la nueva normativa de un plazo mínimo de dos meses antes de la incoación del procedimiento de oposición para negociar la posibilidad de un arreglo amistoso entre el oponente y el solicitante de la marca.

La nueva Directiva, pendiente de aprobación definitiva, también determina que los Estados miembros “establecerán un procedimiento administrativo eficiente y expeditivo que permita solicitar a las oficinas la declaración de caducidad o de nulidad de una marca”. Para el responsable de la OEPM, establecer esta única vía administrativa supondrá una mayor facilidad y agilidad en ambos procedimientos.

Por último y en relación a las tasas, la nueva regulación establece que estarán sujetos a una tasa adicional por cada clase de productos y servicios no incluidos en la primera clase. El reglamento, por otra parte, contempla una notable reducción tanto en las tasas de registro y renovación de hasta el 25%, fomentando la solicitud electrónica frente al papel.