Muchos recordarán aquél anuncio de televisión de los años 70, el del niño que iba camino del cole y se daba cuenta de que había olvidado su almuerzo… y algo más: “¡Anda, los donuts!…¡Anda, la cartera!”.
Pues difícilmente Bimbo (que adquirió Panrico), va a poder olvidar que el 1 de septiembre de 2021, El Tribunal General de la UE ha dictado sentencia en el asunto T-697/20, desestimando su recurso contra la decisión de la EUIPO que concedió el registro de la marca de la UE “Donas Dulcesol”. Pongámonos en contexto:
En junio de 2018, la mercantil valenciana Hijos de Antonio Juan, S.L. (actualmente Vicky Foods) solicitó ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), el registro del signo denominativo DONAS DULCESOL para varios productos alimenticios incluidos en las clases 29 y 30 del Nomenclator Internacional para el registro de marcas, entre ellos, productos de pastelería y confitería; bollería; bizcochos; brioches y tartas.
Tres meses después, en septiembre de 2018, Bimbo Donuts Iberia, S.A., (entonces Bakery Donuts Iberia, S. A)., se opuso al registro de todos los productos basándose en su marca española denominativa anterior DONAS, que designa los siguientes productos: purés y legumbres secas; productos de panificación, harinas, cereales, sémolas y tapiocas comprendidos en esta clase, almidón para usos alimenticios, malta, pastas alimenticias, arroz y levaduras.
En enero de 2020, la EUIPO desestimó la oposición en su totalidad por considerar que Bimbo Donuts Iberia no había demostrado el uso efectivo de la marca española DONAS para los productos en los que basaba la oposición. Bimbo recurrió ante la propia EUIPO, que desestimó el recurso confirmando que no se habían aportado pruebas del uso efectivo de la marca DONAS para los productos para los que estaba registrada.
Aunque reconoció que se había demostrado el uso efectivo para «piezas esponjosas de repostería con forma de bolas, glaseadas o cubiertas de chocolate», la EUIPO desestimó las alegaciones de Bimbo para que se considerasen como «productos de panificación» y «pastas alimenticias», que sí estaban amparados por la marca anterior DONAS. La EUIPO señaló que los «productos de panificación» designan, «pan común» y «pan especial», y que existe una clara distinción entre dichos productos y los productos de bollería o pastelería, pese a que se fabriquen de forma similar. Por su parte, las «pastas alimenticias» se refieren a los conocidos productos de la cocina italiana como espagueti, tagliatelle, penne y farfalle, y no comprenden los productos para los que se había usado la marca anterior DONAS. Bimbo Donuts Iberia recurrió ante el Tribunal General la resolución de la EUIPO, que ahora ha dictado su resolución.
La Sentencia viene a confirmar los argumentos que ya utilizó la EUIPO, es decir, considera que Bimbo solo ha probado el uso para las piezas esponjosas de repostería con forma de bolas, glaseadas o cubiertas de chocolate, sin que estas puedan considerarse como productos de panadería o pastas alimenticias, que son los productos para los que se solicitó la marca.
Señala la Sala que a la hora de interpretar la lista de los productos y servicios para los que se registró una marca anterior y cuya prueba del uso efectivo se ha solicitado, -con el fin de determinar la amplitud de la protección de dicha marca y de resolver la cuestión de su uso efectivo-, hay que hacerlo de la manera más coherente posible, habida cuenta de su significado literal y de su construcción gramatical, pero también, en caso de riesgo de resultado absurdo, valorar su contexto y la voluntad efectiva del titular de la marca en cuanto a su alcance.
En este sentido, recuerda que la amplitud de la protección de una marca de la Unión se determina siempre en función del sentido propio y habitual de los términos elegidos y, por tanto, la expresión «productos de panificación» debe interpretarse a la luz de estos principios.
Señala también que la Sala de Recursos de la EUIPO valoró que la primera edición de la Clasificación de Niza de 1963, vigente en el momento de la solicitud de la marca anterior, tenía en cuenta la diferencia entre los productos del pan o de la panificación y los de la pastelería, dado que esa Clasificación ya tenía títulos específicos, a saber, «Pastelería», comprendido en la clase 30, y «Pan», incluido en la misma clase, sin que Bimbo incluyese la «Pastelería» entre los productos para los que solicitaba el registro, pudiendo haberlo hecho.
Del mismo modo, tampoco considera que los mencionados bollos puedan considerarse como pastas alimenticias, otro de los productos que sí incluye la marca española, pues interpretando dicha expresión de manera coherente y en su contexto, teniendo en cuenta su significado literal y su construcción gramatical, hacen referencia a los conocidos productos de la cocina italiana, no a las pastas entendidas como galletitas.
Conforme a todo ello, insiste el Tribunal en que tampoco se ha hecho prueba del uso efectivo respecto a una parte de los productos incluidos en la marca base de la oposición, como alegaba Bimbo, pues solo se ha podido probar para los bollos dulces, que no son productos de panadería ni pastas alimenticias ni, en consecuencia, se produce un riesgo de confusión entre las marcas conforme al artículo 8, 1, b), del Reglamento 2017/100.
En definitiva y aún cuando aún queda posibilidad de recurso ante el Tribunal de Justicia, se ha confirmado la concesión de la marca Donas Dulcesol a favor de la empresa valenciana.
En el fondo de todo esto se trasluce la necesidad de una correcta redacción de la lista de productos y servicios en el momento de la solicitud de una marca.
¿Qué llevó a Bimbo a no incluir los productos de pastelería entre los designados en su solicitud? ¿Fue desconocimiento, error o quizás el temor a que fuera considerado por la Oficina de Marcas un término genérico o descriptivo para ese tipo de productos?. No olvidemos que la marca Donuts solo está registrada como tal en muy pocos países: España, Portugal, Argelia o Marruecos. En el resto, es un término genérico para designar un bollo con un agujero central.
Sea como fuere, lo cierto es que casos como este nos demuestran la necesidad de un correcto asesoramiento y enfoque de la estrategia de marcas en la empresa. No se trata de rellenar un simple impreso, sino de saber cómo hacerlo para darnos protección cuando realmente la necesitamos, aunque sea 54 años después y más teniendo en cuenta que en los procedimientos de oposición ante la EUIPO y ya también en la OEPM, el solicitante de una marca puede solicitar al oponente la prueba de uso de sus marcas e, incluso, si no puede acreditarla, instar la caducidad por falta de uso.
En definitiva, dos consejos: contar con un correcto asesoramiento a la hora de solicitar las marcas y hacer acopio de pruebas de uso. Hoy en día tenemos herramientas legaltech que nos facilitan esta tarea de creación de evidencias digitales, como PONS IP – Safe Evidence.
Ah, y cojan la cartera y el almuerzo antes de salir de casa porque, el que no tiene cabeza, tiene pies.
Cristina Gilabert Molina | Key Account Manager de Marcas y Directora de la Oficina de Alicante de PONS IP.
