Los niños de finales de los 60 y los 70 pasábamos los largos y calurosos meses de julio, agosto y mitad de septiembre jugando, sin deberes y comiendo helados… de Avidesa, la empresa de Alcira que hacía nuestras delicias cada verano.

En cualquier merendero o quiosco playero, las pandillas de chiquillos comprábamos los helados de Avidesa por unas pocas pesetas y los rechupeteábamos con fruición hasta dejarlos en el palo, que también nos servía para jugar a cualquier cosa que fuéramos capaces de imaginar, porque no existían aún los teléfonos móviles, las consolas o las tablets. Recuerdo con emoción infantil aquellos polos de naranja, limón, fresa y chocolate; redondeados por arriba y con la superficie estriada… ¡Y el Apolo! Aquello era un auténtico festín!

Hoy, ya casi entrando en el verano, tropiezo con una noticia que ha hecho avivar esas sensaciones de la niñez, dejándome un regusto dulce: Ice Cream Factory Comarker (ICFC), la empresa sucesora de Avidesa, gana a Nestlé la primera batalla por la recuperación de la emblemática marca creada por el empresario Luis Suñer.

Pocos son los datos que han facilitado las partes en el conflicto, así que, a falta de un polo que echarme a la boca, voy a beber de las fuentes públicas de información para intentar recomponer cómo se han desarrollado los acontecimientos.

Antes que nada, para situarnos, sería interesante tener en cuenta que Nestlé, -que había comprado Avidesa a BBVA-, vendió a ICFC, en 2003, el negocio de helados de Alcira, comprometiéndose a comprarle un determinado volumen de litros durante 6 años y sin que la marca Avidesa, que por aquella fecha ya no se comercializaba, se incluyera en la operación de venta.

Así las cosas, y según consta en la base de datos Sitadex de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), la mercantil valenciana, coincidiendo con el 50 aniversario de la creación de la división de helados del grupo Suñer, presentó, el 5/4/2013, la solicitud de registro de la marca AVI con su logotipo y, posteriormente, el 7/10/2013, la solicitud de marca AVIDESA meramente denominativa, sin distintivo alguno que acompañe al nombre.

Ambas solicitudes recibieron oposición de la filial española de Nestlé, la sociedad Helados y Postres S.A., titular de las diversas marcas Avidesa nacionales e internacionales registradas en su día por la empresa valenciana, basándose en la identidad y parecido de unas y otras, y también en el artículo 10 de la Ley de Marcas, que prohíbe que el agente o representante de un tercero, que sea titular de una marca en otro Miembro del Convenio de París o de la OMC, pueda registrar esta marca a su nombre sin el consentimiento de dicho titular.

En el caso de la primera solicitud, -AVI con logotipo-, la Oficina Española de Patentes y Marcas, -que solo puede valorar la identidad/semejanza de los signos y la de los productos y servicios cubiertos por unas y otras marcas, y si existe riesgo de confusión en los consumidores, sin entrar en otras consideraciones-, denegó el expediente, por lo que ICFC recurrió en alzada ante la propia Oficina.

Con la solicitud posterior, – la de la marca Avidesa denominativa-, la OEPM no tuvo tiempo ni de dictar la suspensión de la tramitación, pues la empresa de Alcira presentó ante los Tribunales demanda de caducidad por falta de uso de las marcas oponentes y pidió la paralización de los procesos de registro de sus dos solicitudes hasta tanto no se pronunciase el Juez civil sobre la vigencia o caducidad de las marcas que los suizos habían esgrimido.

La demanda de caducidad de marcas por falta de uso se justifica en la obligación que impone el art. 39.1 de la Ley española de Marcas, en virtud del cual, el titular de una marca está obligado a usarla de manera efectiva y real para los productos o servicios para los que esté registrada, en el plazo de cinco años desde la publicación de su concesión y a no suspender ese uso por un plazo ininterrumpido de cinco años.

La sanción, en caso de incumplimiento, está prevista en el artículo 55 de la Ley:

1. Se declarará la caducidad de la marca y se procederá a cancelar el registro:
2. c) Cuando no hubiera sido usada conforme al artículo 39 de esta Ley.

La razón de esta obligación de uso es la de cumplir con el objetivo de cualquier sistema registral de marcas que, no en vano, otorga el monopolio de uso de un signo a su titular, con exclusión de otros competidores: que la marca sea efectivamente usada. Se evitan así registros cuya sola finalidad es la de mantenerse en cartera para blindar el ámbito de protección de otras marcas que sí son utilizadas por su titular y que podrían ser legítimamente explotadas por terceros sin causar confusión en los consumidores, dentro de un sistema de libre competencia.

Ahora bien, pese a que el titular de la marca no haya cumplido con la obligación de uso efectivo y real durante el plazo indicado, la legislación de marcas permite eludir la sanción de caducidad si se acreditan “causas justificativas” de esa falta de uso.

Así, señala el número 4 del mismo artículo 39, que: “Se reconocerán como causas justificativas de la falta de uso de la marca las circunstancias obstativas que sean independientes de la voluntad de su titular, como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los productos o servicios para los que esté registrada.”

Sin querer entrar en juicios de valor al desconocer las actuaciones judiciales, todo apunta a que la filial española de Nestlé no ha podido acreditar el uso ininterrumpido de la marca durante los cinco años anteriores a la presentación de la demanda de caducidad o, en su caso, las causas- independientes de su voluntad- que justificarían esa falta de uso y que, más bien, podrían obedecer al abandono de la marca Avidesa, como se hiciera posteriormente con Camy y Miko, también absorbidas por la multinacional y que quedaron finalmente diluidas en pro de la marca Nestlé, que es la que utiliza para sus helados.

Hasta aquí este primer capítulo, que a buen seguro continuará en los Tribunales y que nos da pie a reflexionar sobre la otra cara del derecho de uso exclusivo de la marca: la obligación de utilizarla de manera real y efectiva.

Así pues, cualquier empresa que quiera disponer de una cartera de marcas saneada y evitar el riesgo de que cualquier competidor pueda instar un procedimiento de caducidad, deberá seguir una serie de pasos:

• Emplear sus distintivos adecuadamente, para aquellos productos o servicios para los que se concedieron y en la forma en que se registraron: esto supone que si se amplía la gama de productos/servicios, deberán protegerse en las nuevas clases. De la misma forma, si por necesidades de marketing se actualizan los logotipos de una forma sustancial y no solo en detalles accesorios, es conveniente registrarlos también.
• Utilizar las marcas de manera real, efectiva y suficiente, tanto en el propio producto como en los embalajes, etiqueta, facturas, publicidad, redes sociales… en definitiva, todo aquello que nos permita, en caso de necesidad, poder acreditar el uso y la fecha del mismo, haciendo acopio y conservando dichas pruebas el tiempo necesario. Lamentablemente, no todas las empresas actúan con diligencia en este aspecto y, en ocasiones, nos encontramos con procedimientos judiciales o con oposiciones sustanciadas ante la EUIPO, la Oficina de Marcas Comunitarias, en los que no se logra probar convenientemente el uso y, en consecuencia, no se pueden hacer valer los derechos o, incluso, se pierden.

En este sentido, si la empresa no está utilizando unas determinadas marcas, tal vez pueda otorgar licencias de uso a terceros que las exploten a cambio del pago de unos royaltis, aunque siempre reservándose en el contrato de licencia la posibilidad de realizar un control de calidad de los productos fabricados, para asegurarse de que la marca no pierda su consideración y posicionamiento en el mercado.

• Mantener una correcta política de vigilancia marcaria, chequeando a diario los boletines de marcas españolas, comunitarias e internacionales que designan España, para presenta las correspondientes oposiciones a marcas iguales o parecidas y, al tiempo, conocer la actividad de su competencia y estar siempre alerta.
• Contar con el asesoramiento y la experiencia de su Agente de Propiedad Industrial, que le ayudará a mantener la cartera actualizada, realizando una auditoría periódica para verificar que se cumplen todos estos extremos, y le prestará una asistencia jurídica especializada.