Y tú, ¿de quién eres?

Estaba leyendo en la prensa que Bodegas Emilio Moro ha demandado a Matarromera por usar su apellido y me ha venido a la cabeza aquella canción del
grupo No me pises que llevo chancla. ¿Se acuerdan?. Decía así:

• Y tú de quién eres?
• De Miguelina, la que le tocaba prima hermana
• a la que sa casó de penalty,
• con un hijo del que vendía
• cupones en la esquina Sacristanes…

Vaya lío de parentescos, ¿verdad? Pues si el asunto de la propiedad y uso de las marcas es uno de los grandes problemas con los que nos encontramos en los casos de sucesión de las empresas familiares, cuando todos los hijos quieren seguir usando su apellido como marca en sus propias empresas, el conflicto no es menor entre empresas competidoras.

En el caso que les comentaba, Bodegas Emilio Moro ha demandado por infracción marcaria a Carlos Moro y varias sociedades del Grupo Matarromera, por usar marcas que contienen el apellido Moro para distinguir productos y servicios en el sector vinícola.

El bodeguero demandante entiende que el apellido “Moro” se asocia indiscutiblemente a la tradición y vinos de Emilio Moro, una marca nacida hace 120 años que, a lo largo de tres generaciones, ha consolidado una imagen de calidad y reconocido prestigio en España y en los más de 50 países en los que tiene presencia. Con esta demanda, asegura, pretende proteger a los consumidores del riesgo de confusión que pueda causarles la coexistencia de las marcas y, al tiempo, salvaguardar el legado y reputación de la marca Emilio Moro.

Por su parte Carlos Moro, presidente de Matarromera, reafirma su derecho a utilizar su apellido Moro, además de tener la marca Carlos Moro registrada en España desde 1998 y en la Unión Europea desde 2011 y contar con renombre y prestigio desde hace décadas.

Y bien: ¿qué dice la normativa al respecto de estas situaciones?. La Ley 32/88, de Marcas señala en su artículo 9,2 lo siguiente:

Artículo 9. Otros derechos anteriores.

2. No podrán registrarse como marcas el nombre, apellidos, seudónimo o cualquier otro signo que identifique al solicitante del registro si los mismos incurren en alguna de las prohibiciones de registro contenidas en el presente título.

En definitiva, que uno no puede registrar como marca su nombre, apellidos o cualquier signo que lo identifique si con ello vulnera cualquier prohibición de la Ley, entre ellas, por ejemplo, la prohibición de registrar signos que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos o signos que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público.

Se trata de una prohibición que, según la propia Ley, sólo puede hacerse valer previa oposición de parte interesada, es decir, que la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), no puede aplicarla de oficio si no la invoca el titular de un registro anterior que se considere perjudicado.

En el presente caso y según consta en las bases de datos de la OEPM, en 1998, Bodegas Emilio Moro se opuso a la solicitud de marca española, “Carlos Moro”, en clase 33, para vinos, con base en su marca española de 1989, EMILIO MORO.

A pesar de dicha oposición, la marca fue concedida y, aunque se recurrió dicha concesión en vía administrativa, el recurso fue desestimado y el registro confirmado. Después de esa resolución, no consta que se siguiera litigando ante la Jurisdicción contencioso-administrativa.

No sucedió lo mismo con la marca comunitaria Carlos Moro, de igual distintivo, registrada para las clases 9, 32, 33 y 35, frente a la cual no se presentó oposición, siendo ahora, en noviembre de 2016, cuando Emilio Moro ha pedido su cancelación ante la Oficina de Marcas de la Unión Europea (EUIPO). Sí que se ha opuesto, sin embargo, a la reciente solicitud en clase 42, para servicios científicos y de investigación en el sector vitivinícola.

No sabemos qué van a decir los tribunales españoles en el procedimiento por infracción de marca, ni cuál va a ser el criterio de la Oficina de marcas de la Unión Europea al examinar la petición de cancelación de la marca comunitaria. Tan solo sabemos qué es lo que resolvió la Oficina Española de Patentes y Marcas en 1998 al evaluar la similitud entre los dos signos –Emilio Moro y Carlos Moro—, y conceder la marca considerando que ambas podían coexistir en el mercado sin riesgo de confusión para los consumidores.

La OEPM, a la hora de valorar la identidad o semejanza entre dos signos, utiliza una serie de criterios que ha ido sentando la Jurisprudencia.

Así, a la hora de comparar marcas denominativas complejas, es decir, las formadas por más de una palabra o por palabras escritas con caracteres tipográficos singulares, se sigue como criterio general el de la comparación desde una perspectiva global, sin descomponer aisladamente sus elementos. No obstante, en este tipo de marcas, normalmente hay un elemento que se puede considerar como dominante: aquél que por su originalidad, carácter llamativo, su situación en el conjunto o por ser notoriamente conocido en el sector pertinente, el público capta y retiene en la memoria con más facilidad.

El criterio general de la visión global se matiza, pues, teniendo en cuenta la supremacía del elemento dominante del conjunto en las marcas denominativas complejas.

En el caso de que los signos estén formados por nombres de pila y apellidos, en principio, se considera como elemento dominante el apellido. Por ello, se considerará que existe semejanza y por consiguiente, riesgo de confusión, cuando sean semejantes o idénticos los apellidos, salvo el caso de que se trate de un apellido muy común, en cuyo caso el apellido deja de ser el elemento dominante y pasan a ocupar un primer plano los nombres de pila de las marcas en conflicto.

Así, por ejemplo, en el caso ANA DOMINGUEZ – ADOLFO DOMINGUEZ, la sentencia del Tribunal Supremo de 28 de junio de 2006, señalaba: “Dado que en este caso el apellido “Domínguez” es común en España, su singularización mediante el nombre propio femenino “Ana” lo distingue suficientemente del nombre y apellidos utilizados por la sociedad recurrente (“Adolfo Domínguez e Hijos, S.L”) y de sus 2.897 marcas opuestas. Las diferencias, tal como son apreciadas por el tribunal de instancia, cuya apreciación hemos de respetar en casación, son suficientes como para justificar la recíproca compatibilidad de los signos”

Esta conclusión coincide sustancialmente con la sentada en las sentencias de 12 de marzo de 2003 (recurso de casación en el caso “Víctor Domínguez”) y 29 de octubre de 2003 (recurso de casación en el caso “Marina Domínguez”).

Del mismo modo que Bodegas Emilio Moro no pudo impedir en 1998 la concesión de la marca “Carlos Moro”, tampoco ha podido evitar, pese a su oposición, que la OEPM conceda, en 2013, la marca “Antonio Sanz Moro” o la marca “TM Tesoro del Moro”, en 2012.

Estaremos atentos al devenir de este asunto, a la espera de lo que sentencien los Tribunales y resuelva la EUIPO y, mientras tanto, seguiremos con el soniquete:

• Y tú de quien eres?
• Y yo, ya no sé
• ni de quien soy.