El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) ha dictado recientemente dos sentencias por las que se desestiman los dos recursos planteados por Levantur, confirmándose la nulidad de las marcas siguientes que había registrado Levantur. Se confirma así la victoria de la hotelera Fantasía Hoteles, representada por PONS IP, que solicitó a la EUIPO que anulara dichas marcas por ser incompatibles con su nombre comercial anterior FANTASIA HOTELES.
De esta forma, el TGUE confirma en la desestimación del recurso que el término «fantasía», presente en las marcas anuladas y en el nombre comercial anterior, posee carácter distintivo por no presentar ningún vínculo directo con los servicios hoteleros. Ello se deduce del significado de “fantasía” recogido por la RAE, que guarda una relación con el concepto de imaginación, por lo que no presenta ningún vínculo directo con los servicios en cuestión. Aunque las marcas impugnadas presentan otros elementos, el TGUE los considera elementos que por su posición y menor tamaño en el conjunto ven disminuido su peso, o bien, elementos que resultan descriptivos o débiles. En particular, por lo que respecta al elemento denominativo adicional «Bahía Príncipe», una parte significativa del público pertinente lo percibirá como una indicación del lugar en el que se prestan los servicios hoteleros, lo que hace que su carácter sea escasamente distintivo.
En ambos casos, en vista del término «fantasía», común a los signos en conflicto, y de los elementos que los diferencian, aprecia un grado medio de similitud conceptual entre dichos signos. Concluye que el público pertinente percibiría este elemento en el sentido de que designa a un conjunto de hoteles pertenecientes al grupo reunidos bajo el término «fantasía».
De todas estas circunstancias dedujo que existía un riesgo de confusión que justificaba la nulidad de las marcas controvertidas. Destacaría que este fallo es especialmente relevante para casos en los que las marcas impugnadas se componen de un pluralidad de elementos denominativos y figurativos, en diversas posiciones y tamaños; es preciso examinar la distintividad y qué papel tiene cada elemento en el conjunto, así como atender al equilibrio general entre los diversos elementos constitutivos de las marcas en conflicto; en este caso, las diferencias han tenido un impacto limitado frente a la coincidencia del elemento “FANTASÍA”, dotado de carácter distintivo para servicios hoteleros, que ha resultado determinante en la apreciación del riesgo de confusión.”
La vía administrativa ante la EUIPO, clave en el éxito del caso
Para entender la dimensión jurídica del caso, debemos remontarnos a su origen y a la fase de registro ante la Oficina Europa de Marcas (EUIPO), donde la estrategia planteada por los letrados de PONS IP fue clave para la decisión final del TGUE favorable a Fantasía Hoteles. Así las cosas, la solicitud de registro de marca de Levantur se basaba en dos derechos anteriores de nuestro cliente, el nombre comercial FANTASIA HOTELES y la marca nacional 
, ambas en clase 43. El titular de las marcas impugnadas solicitó la prueba de uso de los derechos anteriores. Ante esta petición, PONS IP presentó diversas pruebas ante la División de Anulación, que finalmente consideró que resultaban insuficientes para acreditar el uso, por lo que desestimó la nulidad sin llegar a entrar en la comparativa entre marcas.
Frente a esta resolución desestimando la nulidad, se planteó recurso ante la Sala de Recursos de la EUIPO, procedimiento liderado Alejandro Betancourt del Área de Marcas y Brand Inteligence de PONS IP, al revertir la inicial decisión desfavorable. Finalmente, tras aportar prueba complementaria, la Sala de Recursos consideró probado el nombre comercial FANTASÍA HOTELES.
Al entrar en la comparativa entre marcas, la EUIPO consideró en ambos supuestos que “FANTASÍA” es un término dotado de distintividad para servicios hoteleros, mientras que el resto de los elementos de las marcas impugnadas, o bien resultan descriptivos o débiles, o bien por su posición y menor tamaño en el conjunto ven disminuido su peso, o bien, elementos que resultan descriptivos o débiles. En particular, por lo que respecta al elemento denominativo adicional «bahía príncipe», una parte significativa del público pertinente lo percibirá como una indicación del lugar en el que se prestan los servicios hoteleros, lo que hace que su carácter sea escasamente distintivo. Por lo que se confirmó en ambos casos el riesgo de confusión con el nombre comercial anterior FANTASÍA HOTELES y declarando la nulidad de las marcas.
En definitiva, PONS IP había conseguido ante la EUIPO la estimación del recurso, logrando la nulidad de las marcas titularidad de Levantur, que había registrado el gigante hotelero.
El contrario, viendo anuladas las dos marcas, eleva sendos recursos ante el Tribunal General de la Unión Europea. Tras la fase escrita de este procedimiento, el Tribunal acordó la celebración de una vista oral en Luxemburgo, a la que acudió el recurrente Levantur S.A., la EUIPO y la coadyuvante Fantasía Hoteles & Resorts S.L., representada por PONS IP y con la asistencia letrada de Jorge Vicente, abogado especializado en propiedad industrial del Área de Litigios junto a José Carlos Erdozain, of Counsel de PONS IP. Finalmente, el pasado 10 de enero el TGUE dictó las dos sentencias, desestimando los recursos de Levantur, confirmando nuestra victoria al confirmar la nulidad de ambas marcas por ser incompatibles con su nombre comercial anterior.
A continuación, analizamos dos cuestiones relevantes que jugaron un papel fundamental en el conflicto jurídico y su resolución final: las pruebas de uso y el riesgo de confusión.
Sobre las pruebas de uso, desde PONS IP destacamos que:
- Las pruebas que PONS IP presentó por primera vez ante la Sala de Recursos de la EUIPO eran admisibles, por ser prueba complementaria de la que se aportó ante la División de Anulación. El TGUE confirma que las pruebas aportadas posteriormente ante la Sala de Recursos eran pertinentes y que había motivos válidos que justificaban su presentación en esa fase del procedimiento ante la EUIPO, dado que, tenían como finalidad complementar las pruebas del uso ya presentadas.
- Dado que la División de Anulación criticó las pruebas presentadas ante ella debido, en particular, a su insuficiencia en relación con la amplitud del uso del nombre comercial anterior, se podían aportar pruebas complementarias ante la Sala de Recurso con el fin de responder a tales críticas, como esta declaró acertadamente.
- Por consiguiente, la Sala de Recurso declaró acertadamente que se cumplía el primer requisito para la aplicación del artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.º 207/2009, esto es, el relativo al uso del nombre comercial anterior en el tráfico económico.
- En segundo lugar, por lo que respecta a la cuestión del alcance del nombre comercial anterior, la Sala de Recurso consideró acertadamente que el alcance del nombre comercial anterior no era únicamente local.
- Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores en lo que atañe al segundo motivo invocado por la recurrente, la Sala de Recurso estimó fundadamente que se cumplían los requisitos para la aplicación del artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.º 207/2009.
Sobre el riesgo de confusión, es relevante destacar los siguientes criterios expresados por el Tribunal General de la Unión Europea:
- El TGUE confirma que el término «fantasía», presente en las marcas anuladas y en el nombre comercial anterior, posee carácter distintivo por no presentar ningún vínculo directo con los servicios hoteleros. Ello se deduce del significado de “fantasía” recogido por la RAE, que guarda una relación con el concepto de imaginación, por lo que no presenta ningún vínculo directo con los servicios en cuestión.
- En ambos casos, en vista del término «fantasía», común a los signos en conflicto, y de los elementos que los diferencian, aprecia un grado medio de similitud conceptual entre dichos signos.
- Concluye que el público pertinente percibiría este elemento en el sentido de que designa a un conjunto de hoteles pertenecientes al grupo reunidos bajo el término «fantasía». De todas estas circunstancias dedujo que existía un riesgo de confusión que justificaba la nulidad de las marcas controvertidas.
En opinión del abogado de PONS IP, Jorge Vicente, “este caso resulta del máximo interés para casos en los que las marcas impugnadas se componen de un pluralidad de elementos denominativos y figurativos, en diversas posiciones y tamaños; es preciso examinar la distintividad y qué papel tiene cada elemento en el conjunto, así como atender al equilibrio general entre los diversos elementos constitutivos de las marcas en conflicto; en este caso, las diferencias han tenido un impacto limitado frente a la coincidencia del elemento “FANTASÍA”, dotado de carácter distintivo para servicios hoteleros, que ha resultado determinante en la apreciación del riesgo de confusión”.
