¿Tiene derecho el titular de una marca a oponerse a que un tercero suprima su signo y que éste posteriormente coloque el suyo propio en los mismos productos, con el fin de importarlos o comercializarlos en el Espacio Económico Europeo (EEE)?

El Tribunal de Justicia, recientemente, ha resuelto esta cuestión a petición del Hof Van Beroep te Brussel (Tribunal de Apelación de Bruselas). Los hechos discutidos son los siguientes:

Las mercantiles demandadas, DUMA y GSI, adquieren carretillas elevadoras de una empresa del grupo Mitsubishi fuera del EEE. Las demandadas, eliminan la marca titularidad de Mitsubishi estando los productos en depósito aduanero, procediendo a reemplazar algunas piezas y las placas identificativas adaptándolas a la normativa de la Unión Europea para este tipo de productos.

Mitsubishi presenta demanda ya que, en su opinión, la eliminación de sus marcas infringe los derechos de exclusiva que ostenta sobre las mismas, máxime cuando los productos no han sido puestos aún en el comercio por ellos (la primera comercialización en el EEE corresponde al legítimo titular o a un tercero con consentimiento/ autorización del mismo). Además, considera que hay un menoscabo de la función indicadora del origen empresarial.

Los demandados, en su defensa, alegan que no existe tal infracción pues los productos se han adquirido fuera del EEE y, además, son fabricantes de dichos productos pues llevan a cabo modificaciones en las carretillas de acuerdo a la normativa de la Unión para este tipo de productos. Por todo ello, consideran que están plenamente legitimados para sustituir la marca de Mitsubishi por la suya propia y proceder a la comercialización de los productos.

El Tribunal de Justicia interpreta que el titular de una marca sí puede oponerse a que un tercero sin su consentimiento/autorización suprima sus signos registrados y coloque sus propios signos, aun cuando los productos se encuentren en depósito aduanero y hayan sido adquiridos fuera del EEE, con la finalidad de importarlos o comercializarlos en el EEE -donde no han sido nunca comercializados por el legítimo titular de la marca-. El hecho en cuestión lesiona el derecho del titular de la marca a controlar la primera comercialización de la marca en el EEE -menoscabando la función de indicación de origen- y, por tanto, está prohibido conforme a la vigente Directiva de marcas.

Por Javier Galán. Abogado Asesoría Jurídica.