Vivimos en un mundo conectado y cada vez lo estará más. Hoy tenemos dependencia del teléfono móvil y no imaginamos un ordenador sin acceso a internet. También están ya conectados los vehículos y las televisiones, pero gracias al “internet de las cosas” dentro de unos años será difícil imaginar relojes o lavadoras sin acceso a la red.
Para que uno de estos dispositivos se pueda conectar, tiene que cumplir con estándares tecnológicos como los que permiten las comunicaciones de internet (4G, wifi…), la transmisión de vídeo o audio por internet. Estos estándares están protegidos por miles de patentes que llamamos “patentes esenciales”, también conocidas por sus siglas en inglés “SEP”, porque son las que necesita tener en consideración cualquier individuo para poder utilizar determinada tecnología. Como en otros ámbitos, estas patentes protegen la propiedad intelectual de los inventores y les permiten obtener beneficios económicos por el uso de sus innovaciones.
Hasta ahora las SEP era un tema específico del mundo de las telecomunicaciones pero, en la medida en que se está generalizando el uso de dispositivos conectados, ya está afectando a la industrial del automóvil o lo hará a medio plazo a otros sectores en los que se va incorporando la sensorización para la conexión remota como los distribuidores de bienes de equipo, la agricultura, todos los sectores industriales, etc.
Para fabricar un producto “conectado” la empresa está obligado a utilizar las patentes «esenciales» pertinentes. El monopolio que conceden estas patentes específicas se equilibra con el compromiso de los titulares de las SEP de conceder licencias de estas patentes en condiciones justas, razonables y no discriminatorias (FRAND).
Existe un mercado muy activo de licenciamiento de patentes esenciales; sin embargo, también son fuente de controversias y generan disputas legales. Para conocer lo ambicioso del reto, conviene recordar que sólo en uno de nuestros teléfonos móviles puede haber más de 100.000 patentes esenciales y que no será simple el tener un inventario riguroso de las patentes declaradas esenciales.
Una valoración transparente y sistemática de cuando una patente es esencial, y la determinación de los precios de licencia, presenta muchos beneficios en una sociedad tan dependiente de desarrollos como el Internet de las Cosas, Industry 4.0 o los coches conectados:
- Estableciendo la exposición real a las SEP para un determinado producto (incluyendo el conocimiento sobre las SEP que poseen los titulares de patente)
- Facilitando unas negociaciones de licencias de SEP más fluidas y rápidas (reduciendo así los costes de transacción)
- Reduciendo la tensión jurídica y los litigios innecesarios y aumentando la seguridad jurídica
- Proporcionando datos valiosos en el contexto de los procedimientos de infracción
Hasta ahora, sólo existe un “registro parcial” de SEP en el Instituto Europeo de Estandarización (ETSI), pero es necesario dotar a este proceso de mayor transparencia y rigor.
Durante muchos años, el sistema actual ha adolecido de falta de transparencia y previsibilidad, así como de largas disputas y litigios, como se reconoció por primera vez en la Comunicación de la Comisión de 2017 sobre las patentes esenciales para la normalización.
En 2020 el marco del IP Action Plan, la Comisión europea afirmaba en su Comunicación “Aprovechar al máximo el potencial innovador de la UE: un plan de acción en materia de propiedad intelectual e industrial para apoyar la recuperación y la resiliencia de la UE” que “La concesión de licencias de patentes esenciales para las normas es a menudo un ejercicio complicado y costoso tanto para los titulares de las patentes como para los ejecutores de las tecnologías. Dada la creciente importancia de las patentes esenciales para las normas (por ejemplo, hay más de 95 000 patentes únicas y solicitudes de patentes con arreglo a la norma 5G), es necesario un marco mucho más claro y previsible que incentive las negociaciones de buena fe en lugar de recurrir a litigios”. También consideraba, en este sentido como política a implementar en la UE que “es crucial un acceso más fácil y rápido al conocimiento, los datos y las tecnologías, incluidas las protegidas por la propiedad intelectual e industrial. Una economía resiliente, ecológica y competitiva necesita herramientas para facilitar el acceso a tecnologías críticas protegidas por la propiedad intelectual e industrial en tiempos de crisis, para facilitar las licencias de los derechos de autor y las patentes esenciales para las normas, y para promover el intercambio de datos”.
¿Cómo se certifica que una patente es esencial?
La determinación de la esencialidad constituye un proceso complejo pues no hay un grado de esencialidad tipo en el que apoyarse. Por otra parte, solo puede hablarse de esencialidad relacionado con una versión ya aprobada de un determinado estándar y con patentes concedidas.
En la actualidad, todavía no se están abordando de manera rigurosa y sistemática los análisis de esencialidad de una determinada patente.
La propia Comisión en su momento planteaba diferentes alternativas para abordar el reto de calcular las posibles licencias FRAND asociadas a un estándar.
- Un sistema en el que se evalúen sistemáticamente todas las patentes reveladas a las organizaciones de normalización (SDO) como potencialmente esenciales para un estándar determinado (aunque este escenario satisfaría muchos de los intereses expresados en lo que respecta a datos transparentes sobre la esencialidad, requeriría recursos muy importantes tanto en personas como en años)
- Un sistema en el que las evaluaciones se inicien a petición del titular de la patente, quien además proporcionaría cuadros de reivindicaciones que se utilizarían en el proceso (si bien este escenario puede generar datos abundantes sobre la esencialidad, incluidos los datos de titularidad y datos detallados que pueden ayudar a que las negociaciones de licencias de patentes sean más fáciles y rápidas, depende de la participación voluntaria de los titulares de las patentes, y no se generan datos respecto de las partes que no participan)
- Un sistema en el que se combinan los elementos clave de los dos escenarios anteriores, y las evaluaciones iniciadas a petición del titular de la patente se complementan con una evaluación de las patentes comunicadas a las SDOs (en lo que respecta al primer escenario, habría que añadir una cantidad de gastos generales a la evaluación realizada por encargo, y/o se necesitaría (pre)financiación para la parte de muestreo; en relación con el segundo escenario se estima que los recursos necesarios serían algo mayores)
Intentando avanzar este asunto, en el pasado mes de abril, la Comisión, “con cierto optimismo”, ha propuesto un marco que permita dotar de mayor transparencia al modelo introduciendo medidas como un registro de SEP, una base de datos y controles de esencialidad; dictámenes de expertos sobre el canon agregado de SEP; determinación de FRAND mediante conciliación y la creación de un «Centro de Competencia» en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO). Toda la información es accesible a través de este link.
Es relevante que sea la EUIPO y no la Oficina Europea de Patentes (EPO) el órgano designado para abordar estos temas.
El Reglamento propuesto se aplicará a todas las normas que se publiquen tras su entrada en vigor. Sin embargo, la Comisión determinará cuáles de las normas, sus implementaciones o casos de uso quedarán excluidos del proceso de fijación de cánones agregados y de conciliación FRAND, en situaciones en las que la respectiva concesión de licencias SEP no plantee dificultades o ineficiencias significativas que afecten al funcionamiento del mercado interior.
Más allá de la aplicación de las patentes esenciales en el sector de las telecomunicaciones, estamos ante la ampliación de los estándares de comunicación a sectores con “cosas conectadas”, ante nuevas vacunas como las del COVID 19, ante el desarrollo de tecnología la inteligencia artificial o la biotecnología.
En PONS IP estamos preparados para abordar este reto.
Luis Ignacio Vicente del Olmo
Consejero Estratégico PONS IP
